Voglio un brevetto: invenzione o modello di utilita'? Questo è il problema

12 dicembre 2016

Decidere di brevettare qualcosa è una pratica frequente nei dipartimenti di ricerca e sviluppo, tanto delle industrie quanto delle università e talora è necessario porsi il dilemma indicato nel titolo.

Come è noto, i brevetti possono essere concessi tanto per invenzione industriale quanto per modello di utilità. Il modello di utilità viene spesso trascurato a favore del brevetto per invenzione, solitamente considerato come una scelta migliore, più vantaggiosa. E’ come se il brevetto per invenzione fosse il fratello maggiore del brevetto per modello di utilità: fratello minore o, addirittura, il fratello adottivo, dato che il richiedente spesso pensa di proteggersi di meno depositando un brevetto per modello di utilità.

Queste opinioni/ percezioni, non sempre corrette e fondate, sono dovute a diverse cause, non sempre tutte razionali. In primo luogo, gioca a sfavore del modello di utilità la minore durata della protezione accordata (10 anni anziché 20): si ha così l'idea di perdere qualcosa a motivo di tale minore durata. Ma, in realtà, la portata di tale disparità di durata ha effetto solo in alcuni campi, visto che in altri i brevetti vengono spesso abbandonati ben prima di dieci anni: si pensi a settori come le biotecnologie, gli antibiotici, certi dispositivi elettronici...

In secondo luogo, le domande di brevetto per modello di utilità non vengono esaminate (se non relativamente a requisiti formali) in tutte le nazioni la cui giurisdizione ne ammetta il deposito, che non sono molte. E questa esiguità del numero di nazioni che ammettono il brevetto per modello di utilità è un’altra ragione che concorre a pregiudicare la percezione della solidità della tutela comunemente attribuita ai modelli di utilità.

Vi sono, però, circostanze in cui il deposito di una domanda di modello di utilità sarebbe preferibile a quello di una domanda di brevetto per invenzione . Per esaminare questi casi, è opportuno prima conoscereere le reali differenze fra i due strumenti, per comprendere le quali è bene tenere presente che: invenzione si definisce la soluzione concettuale di un problema tecnico.

In primo luogo, va tenuto presente che il modello di utilità è considerato diversamente in Italia che in altre giurisdizioni nelle quali (per esempio, in Austria e in Germania) esso è assimilato al brevetto per invenzione, pur non essendo sottoposto ad esame tecnico, come invece avviene per l’altro tipo di brevetto, e come è stato affermato da alcuni professionisti tedeschi e austriaci durante una riunione del Comitato Esecutivo della FICPI, in una sessione dedicata alle diverse caratteristiche del modello di utilità nel mondo.

In Italia, il modello di utilità consiste in una nuova forma, configurazione, conformazione di un oggetto di per sé di uso comune. In pratica, con un brevetto per modello di utilità si protegge l'effetto tecnico di una nuova forma. Dalle due definizioni sopra esposte, si può vedere che, nel nostro paese, l'invenzione può coprire oggetti, processi, usi, dosaggi, mentre il modello di utilità copre solo oggetti.

Stante il fatto che, allora, nel concetto inventivo rientrano più forme d'esecuzione, mentre in quello del modello rientra solo una forma d'esecuzione, vi sono casi in cui il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità risulta lo strumento migliore da utilizzare, nonostante la citata percezione negativa che lo caratterizza. Nel seguito si cercherà di fornire una guida per la scelta tra le due opzioni, esplicitando, laddove possibile, i motivi che spingono in una direzione o nell'altra.

In primo luogo, è opportuno depositare un brevetto per modello di utilità -sia in Italia che all'estero- in tutti i casi in cui la velocità della concessione sia più importante della verifica della validità del titolo stesso, dato che i tempi per il rilascio dei brevetti per invenzione sono ben più lunghi di quelli per il rilascio del modello di utilità, in quanto richiedono un esame tecnico, ancorchè minimo.

In Italia, i tempi di rilascio sono gli stessi ma, per il modello di utilità, i termini partono dal momento della domanda, mentre per il brevetto di invenzione dal momento della risposta al Rapporto di ricerca . Se, per esempio, vi fossero seri dubbi sulla validità di un brevetto per invenzione su una soluzione, e la si volesse proteggere per motivi pubblicitari o per aumentare il patrimonio aziendale (per esempio, se si voglia cedere un’azienda o un ramo d’azienda) sapendo in anticipo che sarà ben difficile - in presenza di contraffazione – disporre delle risorse necessarie per attaccare con convinzione il presunto contraffattore - ci si troverebbe esattamente nella situazione di cui sopra. Facendo invece domanda di registrazione di un modello di utilità le spese -soprattutto per il mantenimento del titolo- sono inferiori, i tempi di risposta più rapidi e l’effetto pubblicitario di pari impatto.

Vi sono poi casi in cui è opportuno procedere al deposito di una domanda di modello di utilità, perché è estremamente difficile e improbabile ottenere un brevetto per invenzione. Per esempio, già prima che l'UIBM introducesse in Italia la ricerca di anteriorità, era molto frequente ricevere rifiuti di rilascio di brevetti per invenzione relativi all'impiego di un nuovo materiale per la realizzazione di un oggetto. In casi di quel tipo, il deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità è la via migliore per diverse ragioni. Innanzitutto perché l'uso di un nuovo materiale rientra nella definizione del modello di utilità e, dunque, tale brevetto sarebbe -in assenza dei pregiudizi accennati all'inizio- la via più corretta. Secondariamente perché ostinarsi in tal caso a depositare una domanda di brevetto di invenzione significherebbe votarsi al rifiuto; anche se è possibile, avuta rifiutata una domanda di brevetto per invenzione industriale, chiederne la conversione a modello di utilità. Tuttavia, si tratta di depositare una domanda di conversione, pagare gli ulteriori onorari al mandatario, e allungare di non poco l'iter procedurale.



Un altro caso in cui il deposito di un modello di utilità convenga rispetto a quello di un'invenzione si ha quando il livello inventivo è piuttosto basso , poichè il requisito del livello inventivo nel brevetto per modello di utilità è interpretato generalmente come più basso, ed è largamente sostituito dal requisito della maggiore utilità (che ovviamente non può essere banalmente conseguita). Per questo motivo, quando non si abbia eccessiva fiducia nel livello inventivo di una soluzione, è bene procedere al deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità.

Dunque, come consigliare i reparti di ricerca e sviluppo? Prima di tutto, valutare bene gli scopi della protezione: A) voglio solo farmi pubblicità? B) voglio fare deterrenza? C) voglio difendere il mio titolo fino alle estreme conseguenze? Nell'ultimo caso C), valuterò se sia possibile sostenere la brevettabilità di un'invenzione, mentre nei primi due: A) e B), se si tratta di un oggetto, conviene procedere al deposito di una domanda di brevetto per modello di utilità.

In sintesi, nell’ipotesi in cui si sia disposti a difendere l'idea fino alle estreme conseguenze, è opportuno valutare se vi sia un livello inventivo ragionevolmente sufficiente a ottenere un brevetto per invenzione. E in caso affermativo, si può tranquillamente procedere.

In caso negativo, occorre valutare se non sia invece preferibile considerare, come oggetto della domanda di brevetto, una nuova forma o configurazione, o nuovo materiale, o nuova-apposita conformazione, e se tutto ciò consenta di conseguire una maggiore utilità in relazione all'uso dell’oggetto in origine considerato. Se ciò fosse possibile, sarebbe allora preferibile depositare una domanda di brevetto per modello di utilità.

Se così non fosse, il consiglio è di evitare di depositare alcunché, e di destinare la relativa spesa ad un'altra (migliore) opportunità.

Dott. Francesco Paolo VATTI – FUMERO Studio di Consulenza Brevetti Snc www.fumero.it