L’Italia ratifica l’accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti

4 luglio 2017

Il 18 ottobre 2016 l’Italia ha ratificato l’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti con l’approvazione da parte del Senato del relativo disegno di legge (L. n. 214 del 3 novembre 2016) che consentirà all’Italia di partecipare come dodicesimo Stato membro al nuovo sistema di protezione brevettuale. L’Accordo – convenuto a Bruxelles il 19 febbraio 2013 – contribuisce, insieme ai Regolamenti UE n. 1257/2012 e n. 1260/2012, alla creazione di un sistema brevettuale europeo uniforme che si pone l’obiettivo di ottimizzare il livello di tutela brevettuale e stimolare l’innovazione.

La nuova Corte sovranazionale nata dall’Accordo avrà, infatti, competenza esclusiva in materia di violazione e validità dei brevetti europei e dei brevetti europei ad effetto unitario e sarà costituita da una Corte di Prima Istanza, una Corte d’Appello e un Registro.

L’operatività del Tribunale era stata prevista per il 2017, tuttavia, nell’Accordo è previsto un periodo transitorio di 7 anni dall’entrata in vigore, durante il quale le Autorità giudiziarie nazionali potranno continuare ad essere investite delle azioni di invalidità e di contraffazione del brevetto europeo secondo le regole del proprio ordinamento, ove venga esercitato dal titolare il diritto di opt-out dall’esclusiva competenza del Tribunale Unificato dei brevetti.

La costituzione del Tribunale Unificato dei Brevetti risponde altresì all’esigenza di superare le difficoltà causate dalla duplicazione dei procedimenti. L’attuale competenza delle corti nazionali a decidere della validità e delle violazioni dei brevetti europei è spesso causa, infatti, di decisioni confliggenti nell’ambito delle singole giurisdizioni. Il nuovo sistema giurisdizionale sovranazionale permette, poi, di far fronte al fenomeno del forum shopping ovvero alla scelta della giurisdizione più favorevole all’attore. Il nuovo pacchetto brevettuale prevede – accanto all’istituzione di un Tribunale unificato – anche l’istituzione del “brevetto unitario” creato al fine di superare le criticità presentate dal brevetto europeo tradizionale che richiede la convalida in ciascuno degli Stati membri nei quali si desidera ottenere la protezione, producendo il medesimo effetto di un brevetto nazionale. La tutela brevettuale fornita dal brevetto europeo è, infatti, rimessa al vaglio delle singole giurisdizioni nazionali, tanto che la dottrina ha parlato del brevetto europeo come di un “fascio di brevetti nazionali”.

Di contro, il brevetto unitario non richiede formalità di riconoscimento nei singoli Stati membri, ma prevede un’unica domanda ad effetto unitario.

Una volta concesso, il brevetto unitario sarà valido automaticamente negli Stati aderenti, senza alcuna necessità di convalida né di relative traduzioni.

Inoltre, il brevetto unitario sarà soggetto al pagamento di una singola tassa annuale di mantenimento, al contrario del brevetto europeo le cui tasse annuali sono dovute in ciascun Paese nel quale il titolare ha deciso di convalidare il brevetto.

Per quanto riguarda l’iter procedurale di rilascio, la richiesta di brevetto unitario dovrà essere depositata presso l’ European Patent Office (EPO) con sede a Monaco.

Anche dal punto di vista del regime linguistico verrà riconosciuta autosufficienza al brevetto nella sua efficacia unitaria poiché una volta esaminato e concesso in una delle tre lingue ufficiali del procedimento (inglese, francese e tedesco), con traduzione delle rivendicazioni nelle altre due, il titolo potrà essere pubblicato senza necessità di ulteriori traduzioni. Una tale scelta permette di semplificare il regime che caratterizza il brevetto europeo, eliminando la fase della traduzione del titolo nella lingua del Paese rispetto al quale è richiesta l’efficacia. In altre parole, il brevetto unitario consentirà di tutelare un’invenzione in modo uniforme su tutto il territorio dell’UE. L’entrata in vigore del brevetto ad effetto unitario è prevista al momento della ratifica dell’Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti da parte di almeno 13 stati membri dell’Unione Europea, tra cui i tre stati in cui viene depositato il maggior numero di brevetti che attualmente sono Francia, Germania e Gran Bretagna.

Tuttavia, la volontà manifestata dalla Gran Bretagna di uscire dall’UE potrebbe far slittare l’entrata in vigore del nuovo pacchetto brevettuale, stante la posizione di rilievo rivestita da quest’ultima nell’intero procedimento di costituzione di una protezione brevettuale europea uniforme.


Per gentile concessione:

Cugia Cuomo & Associati Studio Legale
Ilaria Di Benedetto


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Ad integrazione di quanto sopra aggiungiamo che:

- in attesa di raggiungere la sottoscrizione delle ratifiche da parte dei tredici Stati membri, una ipotesi in grado di accelerare le tempistiche operative è quella di attivare al più presto il cosiddetto “Protocollo sull’Applicazione anticipata dell’Accordo sul Tribunale unico dei Brevetti”, Protocollo che l’Italia ha sottoscritto lo scorso Febbraio. Ma sembra che ora un ulteriore intoppo possa essere rappresentato (Il Sole 24 Ore del 3.7.2017) dal ricorso di un cittadino tedesco alla suprema corte di Karlsruhe contro tale normativa del Brevetto Unitario, basato sulla presunta incompatibilità di tale disciplina con la Costituzione Federale della Germania;

- a sopire le ragionevoli preoccupazioni in merito ad ulteriori possibili slittamenti della ratifica riconducibili alla negoziazione della Brexit la confindustria tedesca (BDI) ha proposto l’applicazione in via preliminare del Brevetto unico negli altri paesi, in attesa che anche la Gran Bretagna possa unirvisi in un secondo momento;

- l’Italia è riuscita a fare designare a Milano come sede di un Ufficio Locale della sede centrale parigina della Corte di prima istanza.