Proposte nuove norme su marchi, brevetti e lotta alla contraffazione

19 dicembre 2018

Il 20 novembre 2018 il Consiglio dei ministri ha approvato sei decreti legislativi di adeguamento dell’ordinamento interno alla normativa europea ed uno, in particolare, attua la direttiva 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa.

Come segnalato dal Comunicato Stampa della Presidenza, la citata direttiva prevede che, nel corso dei prossimi sette anni, gli ordinamenti nazionali introducano nuove procedure amministrative al fine di superare le disparità esistenti tra i titolari di marchi di certi Paesi rispetto a quelli di altri, sia ampliando le fattispecie già esistenti in tema di diritti derivanti dal marchio, sia estendendo l’ambito di applicazione della tutela a nuovi tipi di marchio (es. olfattivi), superando il dato della mera riproducibilità grafica; in alcuni casi, come quello nazionale, dovrà introdursi ex novo una procedura amministrativa, alternativa alla via giudiziaria, per la decadenza o la dichiarazione di nullità dei marchi. Tra i principali profili innovati della nuova normativa è importante sottolineare i 6 punti segnalato nel Comunicato Stampa, ovvero:

1.l’abolizione del requisito della rappresentazione grafica, con la possibilità di accettare nuovi tipi di marchi, depositati in formati non previsti in precedenza dai sistemi nazionali (ad esempio segni costituiti da una combinazione di immagini e suoni);

2 .l’estensione del divieto di forma ad altre caratteristiche, per cui un marchio non potrà essere registrato o, se registrato, può essere invalidato se il segno consiste esclusivamente di una forma, o un’altra caratteristica, risultante dalla natura dei prodotti;

3 .l’impedimento assoluto alla registrazione dei marchi nel caso di conflitto con le denominazioni di origine ed indicazioni geografiche (DOP/IGP), indipendentemente dal settore di appartenenza (vini, bevande spiritose, prodotti agricoli e alimentari ecc.), nonché la previsione di particolari motivi di rifiuto della registrazione a causa di conflitti con le menzioni tradizionali protette relative ai vini (MTV) e alle specialità tradizionali garantite (STG) tutelati dalla legislazione dell’Unione;

4 .una protezione rafforzata ai marchi che godono della reputazione in uno Stato membro, con l’autorizzazione ai titolari di marchi di rinomanza a prevenire usi che, senza giusta causa, traggono indebitamente vantaggio o pregiudicano il loro carattere distintivo o la loro reputazione;

5 .l’estensione della possibilità di applicare, anche in caso di mero transito, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, prima prevista solo in presenza di elementi indiziari del fatto che le merci sospette sarebbero state commercializzate in Europa;

6. l’introduzione del divieto di svolgere atti preparatori alla contraffazione.

Questa più ampia libertà di azione in tema di registrazione di marchi consentirà, ad una pluralità di soggetti, di sostenere ilMade in Italy non solo con marchi collettivi ma, anche con marchi di certificazione, registrabili ovviamente da chi non fornisca prodotti o servizi oggetto della certificazione stessa. Per un dettaglio esplicativo delle applicazioni potenziali del marchio di certificazione si veda il seguente commento dove si sottolinea che, con le nuove norme in via di approvazione, anche il titolare di una licenza esclusiva può avviare egli stesso un’azione per contraffazione, se il titolare del marchio – previa messa in mora - non la avvii in tempi ragionevoli.

Inoltre non vi è bisogno di sottolineare quanto potrà essere benefica per i nostri produttori del Made in Italy la possibilità di applicare la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte, anche in caso di mero transito. Brevetti. Infine, in relazione al regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell’Accordo su untribunale unificato dei brevetti, un nuovo decreto, esaminato anch’esso al CdM del 20/11, modifica alcuni articoli del Codice della proprietà industriale relativi alla protezione brevettuale, con particolare riferimento all’introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con cosiddetto “effetto unitario”) negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata. Come segnalato dal Comunicato stampa con tale decreto, “ oltre a prevedere norme sostanziali sul brevetto europeo, si istituisce una giurisdizione comune per tutti i Paesi partecipanti, con competenza esclusiva sulle azioni di violazione, contraffazione, revoca, accertamento di nullità o non violazione dei brevetti europei, con o senza effetto unitario, nonché alle misure provvisorie e cautelari correlate, le domande riconvenzionali, le azioni di risarcimento danni anche in relazione ai certificati protettivi complementari rilasciati sulla base di un brevetto europeo”. Un bel passo avanti, una volta che i decreti proposti avranno forza di legge.