Importanti novità in materia di marchi

28 giugno 2019

Il recente Decreto legislativo n. 15/2019 (GUGE n. 57 dell’8/3/2019) introduce apprezzabili innovazioni, a partire dal recepimento della Direttiva (UE) 2015/2436 in materia.

In primo luogo viene definitivamente superata la necessità della riproducibilità grafica del marchio. In quanto è stato modificato il Codice della Proprietà industriale ammettendo la tutela di nuovi tipi di marchi (cosiddetti non tradizionali) . Con la conseguenza di dovere ora fornire – ai fini della registrazione del marchio - la mera rappresentazione dello stesso. Tale abolizione rende possibile la registrazione di quei segni “non tradizionali” (per esempio marchi olfattivi, sonori, luminosi, di movimento, multimediali, ologrammi, ecc.) attraverso la loro rappresentazione con una tecnologia generalmente disponibile. Ma detta rappresentazione con una tecnologia disponibile deve soddisfare tassativamente la condizione di consentire alle autorità competenti ed al pubblico di determinare con precisione e chiarezza l’oggetto della protezione richiesta. E non sarà ammessa la registrazione come marchi di segni la cui forma o altra caratteristica è risultante dalla natura stessa dei prodotti, ovvero è necessaria per ottenere un risultato tecnico, ovvero dà un valore sostanziale al prodotto. Non sarà inoltre assolutamente ammessa la registrazione di un marchio confliggente con: 1) preesistenti denominazioni d’origine e indicazioni geografiche (DOP/IGP) protette per a) prodotti agroalimentari, b) vini, vini aromatizzati, bevande spiritose e 2) specialità tradizionali garantite.

Inoltre, al fine di contribuire alla lotta alla contraffazione, si è prevista la possibilità di applicare, a certe condizioni, la procedura di sequestro alla frontiera delle merci contraffatte anche nell’eventualità di mero transito in Italia. A maggior tutela dell’originalità dei prodotti in vendita le nuove norme prevedono che il titolare del marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi di avvalersi, nella loro attività economica, di segni simili o identici o quello del proprio marchio a specifiche condizioni, grazie all’ampliamento dei motivi di opposizione alla registrazione di un marchio. In quanto sarà ora possibile opporsi sulla base dell’esistenza: di un marchio anteriore registrato che goda di rinomanza, ma anche di un marchio anteriore notoriamente conosciuto in Italia anche se non registrato (N1). E, quando si sia in grado di provare un indebito vantaggio per il marchio successivo, ovvero un pregiudizio per il marchio anteriore – tale opposizione sarà estendibile a domande di marchio anche per prodotti o servizi non affini.

l titolare del marchio registrato può ora intervenire nei confronti del presunto contraffattore anche in un momento anteriore rispetto all’immissione in commercio dei prodotti , poiché è stato sancito il diritto esclusivo del titolare del marchio di vietare ai terzi di apporre il segno – oltre che sui prodotti o sulle loro confezioni – anche sugli imballaggi, nonché su etichette, cartellini, dispositivi di sicurezza o autenticazione o componenti degli stessi o su altri mezzi su cui il marchio può essere apposto. Ma il divieto si estende anche ad: offrire, immettere in commercio, detenere a tali fini, importare o esportare tali mezzi recanti il marchio qualora vi sia un rischio che possano essere utilizzati in violazione del diritto di marchio (Si consideri al riguardo il deprecabile fenomeno delle merci usurpative).

L’ulteriore importante novità è che ora, fatte salve le diverse le pattuizioni intervenute nel contratto di licenza tra il licenziante e il licenziatario non esclusivo, questo ultimo può avviare un’azione di contraffazione soltanto con il consenso del titolare del marchio. Mentre il titolare di una licenza esclusiva non necessiterà del consenso del titolare del marchio per procedere in quei casi in cui il titolare, previa messa in mora, non abbia avviato l’azione legale entro termini appropriati. Inoltre potrà avvalersi del diritto di intervenire in un’azione di contraffazione - promossa dal titolare del marchio - ai fini di risarcimento danni.

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(N1) Articolo 6bis della Convenzione di Parigi: “I paesi dell'Unione s'impegnano a rifiutare o invalidare, sia d'ufficio - se la legislazione del paese lo consente - sia a richiesta dell'interessato, la registrazione e

a vietare l'uso di un marchio di fabbrica o di commercio che sia la riproduzione, l'imitazione o la traduzione, atte a produrre confusione, di un marchio che l'autorità competente del paese della registrazione o dell'uso stimerà essere ivi già notoriamente conosciuto come marchio di una persona ammessa al beneficio della presente Convenzione e usato per prodotti identici o simili. Lo stesso dicasi quando la parte essenziale del marchio costituisce la riproduzione d'un marchio notoriamente conosciuto o un'imitazione atta a creare confusione con esso”. (corsivo di redazione)