Novità in tema di domanda di marchio. Sono state emanate nuove disposizioni ministeriali attinenti in particolare le modalità per la compilazione dell’elenco dei prodotti e servizi

18 luglio 2014

Una importante sentenza della Corte di giustizia Europea del 2012 (Causa C-307/2010 nota come IP Translator) ha comportato modifiche per l’operatività degli uffici nazionali dei paesi UE in relazione alla Classificazione di Nizza, al momento della registrazione di un marchio.
A seguito di tale sentenza l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, in data 20.02.2014 emanava una comunicazione con la quale precisava che chi richiede un marchio nazionale, utilizzando tutte le indicazioni generali di cui all’intestazione di una classe specifica della classificazione di Nizza per identificare i prodotti o i servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio, deve precisare se la sua domanda di registrazione sia intesa a coprire tutti i prodotti o i servizi compresi nell’elenco alfabetico della classe specifica di cui trattasi o solo taluni di tali prodotti o servizi. E che, nel caso in cui la domanda verta unicamente su taluni di tali prodotti o servizi, il richiedente ha l’obbligo di precisare a quali prodotti o servizi rientranti in detta classe si applichi la copertura.
Ciò in quanto – secondo la sentenza - le indicazioni generali di cui alle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza possono essere impiegate allo scopo di identificare i prodotti e i servizi per i quali è richiesta la tutela mediante il marchio, purché tale identificazione sia sufficientemente chiara e precisa.
In base al punto 54 della causa C-307/10 "IP Translator" ciò non risulta sempre valido per tutte le indicazioni generali.
Ne è scaturito che in Italia ogni nuovo deposito – oltre a contenere quindi l’indicazione sia del numero della classe che l’analitica specificazione dei servizi o dei beni che si vogliono in tal modo proteggere – non potrà più beneficiare della possibilità di allargamento della protezione ricorrendo a successive dichiarazioni in tal senso.
La sentenza in oggetto ha inciso sulla prassi di tutti gli uffici nazionali dei marchi dell'Unione europea al punto tale da comportare l’esigenza di una qualche convergenza sull'interpretazione delle indicazioni generali presenti nelle intestazioni delle classi della classificazione di Nizza. In considerazione del fatto che ogni ufficio nazionale è vincolato al rispetto di diversità di natura legislativa e regolamentare, e di sentenze alle quali si applica il principio dell’autonomia procedurale degli stati membri, si è proceduto comunque a definire dei quadri riepilogativi nei quali viene indicato per ogni paese quale è la prassi "interpretativa" adottata con riferimento ai marchi depositati "prima”" e "dopo" la sentenza e contenenti intere intestazioni delle classi della classificazione di Nizza.
A chi fosse interessato ad ottenere un quadro informativo esaustivo relativo anche alle domande di deposito presentate in Italia prima della sentenza IP Translator (19/06/2012), stante l’elevato tecnicismo della materia si raccomanda una consultazione approfondita di tutte le Comunicazioni dell’UIBM, e l’eventuale contatto diretto con l’UIBM per i necessari chiarimenti. <