Per esportare in Cina con prudenza ed oculatezza: informazioni basilari sulla brevettazione

27 febbraio 2015

La normativa cinese in materia, in parallelo ad altre normative nazionali, considera brevettabili le tre fondamentali fattispecie riconducibili a:

  • le invenzioni, proposte quali nuove soluzioni tecniche per un prodotto, un procedimento o il loro miglioramento;
  • i modelli di utilità, proposti come nuova soluzione tecnica per forma o struttura o come loro combinazione;
  • i disegni industriali, intesi come nuova progettazione della forma, del disegno, della loro combinazione di linee e colori, nel complesso caratterizzati da valore estetico ed applicabilità industriale.
A loro volta, le invenzioni ed i modelli di utilità possono validamente supportare la domanda di un brevetto solo se caratterizzati da questi tre elementi fondamentali: novità, creatività ed applicabilità. In proposito è utile ricordare come all’art. 24 la legge stabilisca che l’invenzione oggetto della domanda di brevetto “non perde la caratteristica della novità, qualora nei sei mesi antecedenti la data di deposito sia stata esposta per la prima volta in un evento espositivo internazionale organizzato o riconosciuto dal governo cinese”.
Con il termine creatività il legislatore intende genericamente riferirsi alla presenza di caratteristiche sostanziali innovative e di un rilevante progresso rispetto allo stato della tecnica attuale. Mentre, per il disegno industriale, la legge cinese stabilisce che deve risultare chiaramente differente sia da disegni già esistenti che dalle combinazioni delle caratteristiche proprie di quelli già esistenti. (Merita sottolineare come in Cina sia opportuno brevettare anche il disegno di prodotti industriali - nei quali l’estetica non la fa da padrone come nella moda - vale a dire: attrezzature, apparecchiature, macchinari ed utensili anche di uso comune, dato che risultano spesso oggetto di copia pedissequa anche e soprattutto nel loro aspetto estetico.
Tale legge dispone però che nessun brevetto possa essere rilasciato laddove il contenuto brevettuale richiesto risulti contrario alla morale pubblica od all’interesse pubblico.
Domanda di brevetto in Cina e Agenzie specializzate. Qualora un soggetto, persona giuridica che non disponga di licenza commerciale in Cina, o persona fisica che non sia domiciliata nel Paese da almeno un anno senza soluzione di continuità, intenda depositare la domanda od effettuare altre operazioni attinenti il brevetto in Cina, deve delegare tali compiti ad un’agenzia brevettuale autorizzata ai sensi di legge. Poiché la domanda deve essere effettuata in lingua cinese, diviene di capitale importanza la traduzione in mandarino delle parti documentali che definiscono l’invenzione negli specifici aspetti, in quanto sono tali aspetti che circoscrivono e determinano concretamente l’ambito della tutela brevettuale (rivendicazioni).
(A tale riguardo ricordiamo ancora una volta che, per rendere efficace la protezione brevettuale, in Cina la domanda deve essere depositata ben prima che I'innovazione sia in qualche modo resa di dominio pubblico, a meno che una tale divulgazione non avvenga a seguito di appositi accordi di confidenzialità).
Per una non sintetica descrizione delle modalità alternative di presentazione della domanda di brevetto in Cina si legga la Nota.
Per il deposito della domanda di registrazione di brevetto, è possibile avvalersi anche di una procedura informatizzata con iter semplificato, previa registrazione su un apposito sito internet.
Esame della domanda di brevetto. Solo nel caso di domanda per brevetto di invenzione è previsto che l’Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale (SIPO State Intellectual Property Office), ne svolga un esame preliminare allo scopo di valutarne la rispondenza ai requisiti di legge. Superato tale step, la domanda viene pubblicata allo scadere dei diciotto mesi successivi alla data di deposito, ancorché l’Ufficio, su richiesta del depositante, abbia facoltà di pubblicarla anticipatamente.
Cedibilità. Sia la titolarità della domanda di brevetto, che il brevetto medesimo, possono essere ceduti a terzi. Ma è previsto l’obbligo della pubblicità della cessione.
Diritti di brevetto. Decorrono dalla data di pubblicazione nel Bollettino dei Brevetti: 20 anni per invenzioni e 10 per i modelli di utilità e disegni industriali, a far tempo dalla data di deposito.
Ambito della tutela. La legge all’art. 11 stabilisce che, senza il consenso del titolare del brevetto, nessuno possa avvalersene per produrre, utilizzare, vendere o importare prodotti che incorporino il contenuto brevettuale.
Licenza obbligatoria di sfruttamento del brevetto (art 48). Alquanto rischiosa sul piano interpretativo appare la seconda delle due circostanze, in base alle quali il SIPO può concedere - ad un’entità o individuo che lo richieda - licenza obbligatoria per lo sfruttamento di un brevetto per invenzione o modello di utilità:
  • che, senza ragionevole motivo, il titolare non abbia affatto o sufficientemente sfruttato il brevetto per tre anni a partire dal giorno della sua concessione e per quattro anni a partire dal giorno della data di deposito della domanda
  • che lo sfruttamento del brevetto da parte del titolare sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente come atto monopolistico, ed in tale caso la licenza obbligatoria viene concessa allo scopo di eliminarne o diminuirne gli effetti.
Nelle prime fasi della penetrazione di un prodotto brevettato in un grande mercato non sarebbe difficile imbattersi in situazioni del genere, dato che l’inventore non conosce ancora la risposta potenziale del mercato al prodotto che utilizza la sua invenzione.

(Nota: Testo ripreso da “Brevettare in Cina: Invenzioni Modelli di utilità - Disegni industriali Elementi di Strategia Aziendale 6” IPR-Desk sulla Tutela della Proprietà Intellettuale ICE-MISE - Pechino ) “1) Deposito della domanda di brevetto in un paese straniero (che sia uno stato membro della Convenzione di Parigi, come lo è l’Italia) e deposito, entro 12 mesi da essa, di una successiva domanda di brevetto internazionale PCT, designante la Cina, o nazionale in Cina, in entrambi i casi rivendicando la priorità della precedente domanda. (Alternativamente) 2)Deposito della domanda di brevetto internazionale in base al Trattato di Cooperazione in materia di Brevetti (PCT), che designi la Cina. La domanda di brevetto internazionale può essere depositata presso I'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ed estesa alla "fase nazionale", ossia la procedura presso I'Ufficio Statale della Proprietà Intellettuale istituzionalmente competente a trattare le domande di brevetto ed a concedere i relativi titoli di privativa in Cina, non oltre 30 mesi dalla data di deposito di detta domanda o della prima domanda della quale è rivendicata la priorità”.