L’efficacia del marchio e il secondary meaning: le ultime della Giurisprudenza

29 marzo 2015

Marchi forti e marchi deboli
Il marchio indica tutti quei segni, distintivi dell’impresa, suscettibili di rappresentazione grafica, quali disegni, cifre, lettere, suoni o parole e tali da consentire una differenziazione dai prodotti o servizi di altra impresa.
Il marchio, per essere registrato, e poter dunque beneficiare delle particolari tutele previste dal Codice della Proprietà Industriale, deve possedere una determinata capacità distintiva, ovvero deve essere in grado di assolvere la funzione (sua propria) di distinguere i prodotti o servizi di un’impresa da quelli altrui.
In proposito, spesso si usa distinguere tra marchio “forte” e “debole”, sulla base dell’efficacia e della tutela che viene accordata: nel primo caso si fa riferimento ai segni dotati di una particolare forza individualizzante, per via dell’originalità e della fantasia loro propria, tale da non presentare alcuna connessione immediata con il prodotto o servizio cui si riferiscono; diversamente, quando si parla di marchio “debole”, si intende quello che presenta una minore originalità, in quanto l’inerenza concettuale tra segno e servizio/prodotto è molto forte, e si distingue da essi in via minimale presentandosene quale lieve modificazione.
Per meglio comprendere la differente tutela legale accordata nei due casi, è bene sapere che la stessa trova fondamento nel cd. “giudizio di confondibilità”. Ciò significa che, mentre per il marchio debole anche delle modificazioni o aggiunte lievi sono sufficienti a escludere la confondibilità tra due segni distintivi, nel caso del marchio forte sono da ritenersi illegittime tutte le variazioni e i mutamenti che lascino sussistere l’identità sostanziale del marchio (vale a dire il nucleo ideologico che ne costituisce la cd. portata individualizzante).
 
Il secondary meaning (espressione in inglese, in quanto ricollegata al recepimento di un istituto giuridico di origine anglosassone)
Ma l’accennata distinzione è col tempo sfumata, al fine di dare rilevanza anche a quei marchi, originariamente deboli, che avessero acquisito una successiva e maggiore capacità individualizzante: ed è questo il fenomeno esplicativo del cd. “secondary meaning”. Tanto che il secondo comma - articolo 13 del Codice Proprietà Industriale - prevede esplicitamente che: “ In deroga al comma 1 possono costituire oggetto di registrazione come marchio d'impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”.
Per una definizione che sia il più aderente possibile alla realtà, è bene considerare che il secondary meaning si realizza allorquando la diffusione di un prodotto o di un servizio sul mercato diviene tale da consentire che al marchio originario si associ un ulteriore (secondo) significato, che fa sì che il consumatore sia in grado di ricollegare quei prodotti o servizi all’impresa titolare del marchio.
Il termine, da tradursi letteralmente con “significato secondario”, si riferisce alle ipotesi in cui, ad esempio, la percezione del marchio sul pubblico dei consumatori cresca in misura tale da attribuire a esso una certa notorietà e forza distintiva, e uno degli esempi più noti ed eclatanti in tal senso è quello che ha interessato la cioccolata “Milka”. Tutti noi, a prima vista, riconosciamo i prodotti dolciari dal colore lilla delle confezioni: un aspetto apparentemente banale, ma che ha fatto acquistare notorietà al relativo marchio al punto tale che, oggi, nessun’altra casa produttrice o distributrice di cioccolata può utilizzare lo stesso colore, nemmeno sulle insegne pubblicitarie.

La tutela del secondary meaning
Il riconoscimento normativo di questo fenomeno è all’art. 47-bis del D.p.r. n. 929/1942, laddove recita “[…]il marchio non può essere dichiarato nullo se prima della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità, il segno, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquistato carattere distintivo”.
Tale norma prende in esame, indirettamente, l’azione di nullità del marchio: che, unitamente all’azione di contrasto alla contraffazione, costituisce uno dei principali rimedi pensati a tutela del titolare di un marchio registrato.
L’azione, volta a sentire dichiarare la nullità del marchio costituito da un segno privo di capacità distintiva, non può produrre il suo risultato utile qualora quel determinato segno abbia acquistato – a fronte dell’uso invalso nel tempo – un significato secondario tale da fare acquisire al marchio la forza individualizzante di cui prima difettava.
Inoltre, nel caso di secondary meaning, al marchio debole viene accordata la (maggiore) tutela prevista per il marchio forte. Ma come può accadere? Consideriamo il caso seguente.
Il Tribunale delle Imprese di Bologna, con ordinanza del 26 settembre 2014, ha stabilito i criteri che debbono essere considerati decisivi per accordare tutela al marchio debole, in ipotesi di “secondary meaning”, in quanto chiamato a vagliare, in sede di reclamo (secondo grado del giudizio cautelare), se un determinato marchio, afferente il settore degli accessori per la telefonia mobile, avesse acquistato capacità distintiva per effetto del secondary meaning e se, dunque, fosse meritevole della tutela cautelare accordata al marchio forte.
Il giudizio richiede la delibazione di diversi elementi, tutti riconducibili al grado di incisività che il marchio è in grado di raggiungere sul mercato: segnatamente, l’investimento effettuato; la percezione dei consumatori; la quota di mercato detenuta; l’uso prolungato nel tempo. E’ chiaro che l’impresa, per conferire al proprio marchio - originariamente debole - una capacità distintiva, deve investirvi in termini di pubblicità e promozione sul mercato (come intuì, a suo tempo, H. Ford: l’investimento pubblicitario mira a far acquisire, nel patrimonio conoscitivo e mnemonico del consumatore, l’immagine di un prodotto associata a un determinato marchio). Se la strategia di investimento è forte, il consumatore, quasi in automatico, assocerà un prodotto o un servizio al marchio pubblicizzato, rivolgendo la propria domanda di consumo a quell’impresa. La reazione così indotta sul mercato deve però essere documentata dall’impresa che agisca al fine di ottenere una maggiore tutela, quale quella riservata ai marchi forti: è dunque necessario allegare in giudizio che il marchio, a dispetto dalla scarsa capacità individualizzante, abbia acquistato una maggiore notorietà grazie alla reazione del consumatore rispetto a certe strategie pubblicitarie e promozionali.
Da qui, logicamente, si arriva all’indice relativo alla quota di mercato detenuta: se è vero che il marchio ha acquisito una notorietà tale da aver indotto il consumatore a percepirlo come forte e distintivo rispetto a un certo settore merceologico, è chiaro che la quota di mercato dell’impresa si sarà espansa rispetto a quella iniziale.
Infine, tutti questi elementi debbono coordinarsi tra loro all’interno di un arco temporale rilevante: ciò in quanto si ritiene che la percezione del consumatore necessiti di un certo tempo per stabilizzarsi, così come gli investimenti tesi a valorizzare e a distinguere i beni o servizi marchiati possono mostrare i risultati, sul mercato, solo a seguito di un medio-lungo periodo.
Ne consegue che la valutazione deve avvenire globalmente, in quanto tutti i suindicati elementi devono coordinarsi tra loro al fine di dimostrare che il marchio è divenuto in grado di identificare il prodotto o il servizio come proveniente da una certa impresa (che ne è titolare), e dunque di distinguerli da quelli di altre imprese.
Nel caso di specie, l’impresa aveva allegato in giudizio delle attestazioni di investimento promo-pubblicitario nonché dei report di indagini demoscopiche: elementi, a detta dei Giudici, insufficienti a dimostrare l’intervenuta capacità distintiva del marchio per effetto di secondary meaning. Di contro, l’impresa avrebbe dovuto produrre dei documenti atti a dimostrare, concretamente, il livello di diffusione del marchio nonché delle certificazioni e attestazioni plurilaterali attestanti i costi sostenuti in termini d’investimento, con l’esplicazione degli indici e degli strumenti di calcolo impiegati.
E’ dunque opportuno sottolineare la rigidità espressa dal Tribunale di Bologna in termini di onere probatorio: l’impresa titolare del marchio, per dimostrarne l’acquisita capacità distintiva, ed invocarne la relativa maggiore tutela, deve provare la sussistenza tanto dell’elemento oggettivo, strategie e risultati di mercato, quanto di quello soggettivo, cioè la percezione che il pubblico ha di quel marchio e, soprattutto, l’associazione che ne discende: marchio-impresa titolare.

Conclusioni
A opinione di chi scrive, ed indipendentemente dal giudizio espresso dal Tribunale di Bologna, sarebbe preferibile restringere legislativamente lo spazio interpretativo della norma in esame, volta a espandere la tutela del marchio in caso di acquisizione del carattere distintivo; in quanto l’applicazione di criteri prudenzialmente rigidi - in relazione ai mutamenti che si verificano sul mercato - potrebbe facilmente farle perdere efficacia ed aderenza al proposito legislativo.
Conseguentemente, sarebbe più opportuno affrontare tale tematica in una prospettiva piuttosto de iure condendo, chiedendosi se per il legislatore non sia preferibile esplicitare normativamente l’ambito probatorio in capo all’impresa che intenda dimostrare l’intervenuta capacità distintiva del marchio, in modo che quest’ultima possa appunto decidere di procedere alla relativa registrazione facendo riferimento ad un più idoneo supporto normativo.
A ognuno il suo e ai posteri l’ardua sentenza!

Dott.ssa Paola Perinu
BLB - Benedetti Lorusso Benedetti Studio Legale
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