La tutela dei diritti esclusivi sui marchi di fabbrica nella federazione russa

25 maggio 2015

Secondo il punto 2 - art. 1 - della Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883 i marchi di fabbrica rientrano tra gli oggetti della protezione della proprietà industriale. La Federazione Russa ha aderito a tale Convenzione; pertanto le norme convenzionali si applicano a tutto il territorio della Federazione Russa e prevalgono sulle leggi russe in materia di tutela della proprietà intellettuale, come previsto dall’art. 7 del Codice Civile della Federazione Russa (in seguito – C.C. della FR), codice il cui testo non contiene il concetto di “proprietà industriale”.
Le norme dell’art. 1225 del citato Codice indicano invece che i marchi di fabbrica costituiscono “proprietà intellettuale”, ovverosia sono il risultato dell’attività intellettuale e dei mezzi idonei ad individuare la titolarità giuridica delle merci e dei servizi d’impresa, alla quale viene attribuita protezione giuridica, appunto ai sensi del punto 2 dell’art. 1225 del C.C. della FR.
Nella Legislazione della Federazione Russa, in relazione all’uso illegale del marchio di fabbrica, sono previste tre distinte ed indipendenti tipologie di responsabilità: responsabilità civile, amministrativa e penale. Tra tutte, quella della responsabilità civile è quella maggiormente oggetto di tutela giurisprudenziale, in quanto consente al titolare del diritto di ricevere un indennizzo.
In base all’art. 1229 del C.C. della FR il titolare possiede un diritto esclusivo sul marchio di fabbrica.
In virtù del sottopunto 3 – punto 1 dell’art 1252 del C.C. della FR - la tutela dei diritti esclusivi a valere sulla titolarità di proprietà intellettuale si realizza con una specifica richiesta di risarcimento del danno, secondo una prassi comunemente e generalmente applicata a tutte le attività che siano espressione di proprietà intellettuale.
Il legislatore russo ha però previsto anche una norma ad hoc per i soli marchi di fabbrica – punto 4 art 1515 C.C della FR – che costituisce una novità introdotta dalla legge federale del 18/12/2006, entrata in vigore l’1/01/2008.
In base a tale specifica norma il titolare ha diritto, a sua scelta, di chiedere al colpevole di pagargli un indennizzo, invece del risarcimento del danno, declinabile secondo le seguenti modalità:

  1. indennizzo per un ammontare compreso tra 10.000 e 5.000.000 di rubli, determinato a discrezione del giudice in base al carattere della violazione;
  2. oppure l’equivalente del doppio del valore della merce il cui marchio di fabbrica è stato illegalmente contraffatto; ovvero il doppio del valore del diritto di utilizzare il marchio di fabbrica, determinato sulla base del prezzo che, in circostanze analoghe, di solito si paga per l'uso lecito del marchio.
In alternativa, si ricorda, il titolare può invece riservarsi la facoltà di chiedere il risarcimento del danno subito.(N1)
Ma, oltre al risarcimento/indennizzo, il titolare del diritto esclusivo - ai sensi punto 2 dell’articolo 1515 del CC della FR - può inoltre chiedere il ritiro dal mercato e la distruzione della merce contraffatta, delle etichette e prodotti per l'imballo, sui quali siano stati apposti illegalmente marchi di fabbrica - o similari - per ingenerare confusione nell’acquirente. (Vedasi il caso della domanda giudiziaria presentata da una nota azienda italiana produttrice di acque minerali verso la “ElitVodaRu” Srl (Russia) – numero di pratica А40-12515/11-27-104).
È molto interessante il punto di vista espresso dal tribunale arbitrale russo in questo specifico caso, perché negli atti giudiziari ha indicato in modo molto chiaro che: “… qualsiasi merce messa in circolazione nella Federazione Russa, anche originale, e proveniente direttamente dal titolare del diritto, ma senza il suo permesso, viene considerata contraffatta.”
Quindi le modalità della tutela dei diritti di proprietà intellettuale in Russia sono molto ampie e lasciano ampia libertà di scelta al titolare degli stessi.
A titolo informativo si citano alcune cifre degli indennizzi oggetto di sentenza di tribunali russi:
  1. 5.000.000 di rubli per violazione del diritto esclusivo relativo al marchio di fabbrica statunitense “ABBOTT” (numero di pratica A45-5005/12);
  2. 1.000.000 di rubli nei casi relativi ai marchi di fabbrica “Merries” (numero di pratica A51-22505/12) e “Guinness” (numero di pratica A40-78553/2011).
Secondo una ricerca condotta del mio collega avvocato Vladimir Dmitriev al giorno d’oggi esiste una tendenza all’aumento di tali casi di contraffazione di marchi in tutta la Russia, e su qualsiasi tipo di merce. Alcuni esempi.

  1. Da Kaliningrad (Wella - numero di pratica A21-3526/2010) all’estremo geografico di Vladivostok (Goon - numeri di pratiche A51- 10020/2011, A51-3538/2011).
  2. Tipo di merce oggetto di contraffazione di marchio:
    1. Orologi (Rado - numero di pratica A40-120760/2013, Longines - numero di pratica A56-31546/2011, Omega - numero di pratica A56-10416/2013);
    2. Cosmetici (L'Occitane - numero di pratica A40-92046/2010, Hugo Boss - numero di pratica A40-2712/2012);
    3. Vino (J.P. Chenet - numero di pratica A47-8910/2012);
    4. Autoricambi e prodotti per auto (BMW – numero di pratica A41-42709/2010; Castrol - numeri di pratiche A53-416/2013, A53-36423/2012, A53-33004/2012);
    5. Abbigliamento (Iceberg - numero di pratica A53-20481/2011);
    6. Accessori (Delsey - numero di pratica A56-11441/2010, A56-86153/2009);
    7. Elettrodomestici (Samsung – numero di pratica A40-139019/2012, Panasonic - numero di pratica A40-109744/12-15-275, Sony - numero di pratica A51-19748/2011).
Importante aggiungere inoltre che la tutela dei diritti intellettuali in Russia è considerata di importanza prioritaria. Per esempio, da 1 luglio 2013 nell’ambito dei tribunali federali arbitrali russi ha iniziato a funzionare il tribunale arbitrale specializzato, cioè la Corte per i diritti intellettuali preposta ad esaminare i casi di prima istanza, esclusa l'istanza d’appello. L’esame delle cause legate ai marchi di fabbrica nella nuova legge rimane quindi di competenza dei Tribunali federali arbitrali di prima istanza e dei tribunali federali arbitrali di istanza d’appello non specializzati.
Le istanze di Cassazione, invece, da luglio 2013 vanno presentate alla Corte per i diritti intellettuali. Voglio sottolineare che, come ha detto il nuovo presidente della Corte per i diritti intellettuali Ludmila Novosyolova alla stampa russa: ”il primo tribunale specializzato creato nella Federazione Russa non è stato creato nell’ambito tributario o finanziario, ma proprio nell’ambito della tutela dei diritti intellettuali”.
Il 22 aprile 2013 a Mosca si è svolta una conferenza internazionale - sotto il patrocinio del Tribunale Arbitrale Superiore della Federazione Russa e della Corte per i diritti intellettuali - dedicata al tema: "La giustizia nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale: obiettivi e prospettive." Vi hanno partecipato rappresentanti provenienti da Stati Uniti, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Norvegia e Svizzera, ma non l’Italia.
Il 22 Aprile 2015 si è inoltre svolta una nuova conferenza internazionale scientifico-pratica dal titolo “Problemi attuali della pratica giudiziale per la proprietà industriale” presso la sede di Mosca della Camera di commercio della Federazione Russa. Il programma della conferenza e altre informazioni si possono avere alla seguente pagina: http://www.statut.ru/trademark/.
Un cenno finale va fatto alla dogana dell’EurAsEC, in quanto organismo che svolge un ruolo molto importante per la tutela dei diritti esclusivi dei marchi di fabbrica, oltre a prendere di fatto le necessarie misure al riguardo. Nel Codice Doganale dell’EurAsEC l’intero Capitolo 46 è dedicato alle particolari misure da rendere operative nelle operazioni doganali quando trattasi di merce incorporante diritti di proprietà intellettuale. Ad esempio, per tutelare nella Federazione Russa il proprio diritto esclusivo su di un marchio di fabbrica registrato in Italia, il titolare italiano del marchio è richiesto di pre-registrare la titolarità del suo diritto sia nel registro degli oggetti della proprietà intellettuale - che viene curato dagli Organi doganali della Federazione Russa - sia nel registro unico doganale degli oggetti di proprietà intellettuale degli Stati membri dell’EurAsEC.
Spero di avere contribuito a sensibilizzare i lettori di questo sito sulla registrazione e tutela - nella Federazione Russa - dei marchi di fabbrica.

Dott.ssa Tatiana Ryabchenko
Esperta di Diritto russo.