La tutela penale del marchio: il reato di contraffazione anche per il “3D”, e il caso della Pantera Rosa

25 maggio 2015

Il nostro ordinamento, agli artt. 473 e 474 c.p., tutela i marchi o i segni distintivi di prodotti industriali anche attraverso l’esercizio del potere punitivo, rivolto alle condotte di chi contraffa ovvero mette in circolazione prodotti contraffatti all’interno del territorio dello Stato.
Per quanto, come noto, sia di recente intervenuta la depenalizzazione di detti reati, asseritamente ritenuti ed etichettati “reati minori”, s’intende di seguito portare all’attenzione del lettore una recente pronuncia resa dalla Cassazione Penale (Cass. Pen., Sez. II, 13 febbraio 2015, n. 9362), in merito alla tutela da accordarsi ai “personaggi di fantasia”, oggetto di registrazione quali marchi tridimensionali dalla forte componente figurativa.
Come noto, possono costituire marchi d’impresa, ed essere come tali registrati, tutti i segni atti a essere riprodotti graficamente, quali anche la forma del prodotto o il suo confezionamento; parimenti, possono costituire marchi d’impresa i cd. ‘marchi tridimensionali’, tali essendo quelli la cui rappresentazione è realizzata per mezzo di una forma tridimensionale, quale il prodotto fisico ovvero il suo confezionamento.
Il caso giunto all’attenzione della Suprema Corte muoveva dal ricorso presentato dall’imputato che era stato perseguito - nei precedenti gradi di giudizio - per i delitti di “contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni” (art. 473 c.p.), “introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi” (art. 474 c.p.) e “ricettazione” (art. 648 c.p.). In particolare, la Corte d’Appello di Napoli aveva dichiarato prescritti i primi due delitti, residuando quello di ricettazione.
La condotta delittuosa consisteva nell’aver introdotto nel territorio dello Stato un copioso numero di peluche rappresentanti il personaggio della “Pantera Rosa”, di titolarità della Metro Goldwin Mayer, contraffatto.
La difesa contestava la configurabilità dei delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., ritenendo che la Metro Goldwin Mayer non fosse titolare di un marchio registrato in Italia e che, comunque, il peluche della Pantera Rosa non potesse essere oggetto di registrazione quale marchio tridimensionale, giacché la loro forma era imposta dalla natura stessa del prodotto. In conclusione, difettando la sussistenza di un marchio tridimensionale, non potevano ritenersi integrate le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 c.p..
Il presupposto dei summenzionati delitti, al di là delle componenti oggettive e soggettive del reato (fatto tipico e dolo), è la registrazione del segno distintivo - in questo caso il marchio - di cui si assume la contraffazione. Nel caso di specie, era stato ampiamente provato, nel grado di merito, che il marchio fosse registrato; tuttavia, anche se così non fosse stato, v’è da dire che la prassi giurisprudenziale riconosce tutela penale anche ai marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte di una determinata società produttrice, che si assume abbiano in tal modo acquisito una notazione distintiva nei confronti del pubblico.
La Cassazione, prima di esporre il proprio decisum, ha ritenuto di dover operare un excursus sul tema, riportando gli orientamenti che, nel tempo, si sono avvicendati in seno alle sue diverse sezioni.
Nel primo biennio del 2000, la Sezione III aveva ritenuto che non potesse riconoscersi alcuna tutela penale ai beni costituenti una mera imitazione figurativa di prodotti industriali, senza una palese contraffazione del marchio; nello specifico, si ebbe a ritenere che la messa in commercio di pupazzi che raffiguravano personaggi quali Winnie The Pooh o i Pokemon non integrasse i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in quanto sugli stessi non era apposto il marchio riferibile ai loro titolari.
Successivamente, altra sezione della Suprema Corte, ritenne che i delitti di contraffazione potevano dirsi integrati nel caso in cui un personaggio di fantasia, oggetto di marchio registrato, fosse stato riprodotto, anche in maniera non del tutto fedele, ma tale da indurre una certa confusione nel pubblico dei consumatori, ponendoli nella situazione di ‘dubbio’ circa l’originalità o meno dei prodotti. Detto orientamento, è stato poi condiviso, negli ultimi anni, anche dalla Sezione II.
La Sezione III è poi ritornata sul tema nel 2006, ribadendo l’insufficienza della mera imitazione figurativa di prodotti tutelati da diritti di proprietà industriale, qualora sugli stessi non sia apposto il marchio che si assume essere contraffatto.
Non potendosi, per ragioni di economicità espositiva, riesaminare dettagliatamente i motivi che hanno supportato i contrapposti orientamenti nelle diverse pronunce, vale la pena considerare la netta prevalenza di quello espresso dalla Sezione V.
In tal caso, la Suprema Corte (S.C.) ha ritenuto che il minoritario orientamento espresso dalla propria sezione III, potesse essere superato dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 9 del D.lgs. n. 30/2005 (Codice di proprietà industriale), in base ai quali sono suscettibili di registrazione, come marchi d’impresa, tutti i segni (…) atti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese, salvo il caso in cui questi siano costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, o dalla forma che da un valore sostanziale al prodotto.
Sulla base di una interpretazione di quanto sopra, la S.C. ha ritenuto che fossero appunto integrati i delitti di cui agli artt. 473 e 474 c.p., in quanto la riproduzione del personaggio della “Pantera Rosa” - seppur non pedissequamente fedele – era comunque tale da presentare una forte somiglianza, così generando “una oggettiva e inequivocabile possibilità di confusione delle immagini, tale da indurre il pubblico a identificare erroneamente la merce come proveniente da un determinato produttore”.
Lucido, quindi, il ragionamento seguito dalla S.C. sulla scorta delle citate previsioni normative: il marchio figurativo, di specie tridimensionale, laddove riferito a un personaggio di fantasia, è suscettibile di registrazione come marchio d’impresa, in quanto il suo carattere distintivo è dato da una pluralità di elementi che vanno oltre la mera forma (es. il colore, l’espressione del personaggio etc).
Si deve ritenere, conseguentemente, che l’assenza di marchi distintivi su un prodotto contraffatto non è di per se tale da escludere il rischio di inganno o confusione sul consumatore medio, essendo necessario verificare se la forma e la dimensione, del prodotto registrato come marchio, possieda una caratterizzazione tale da conferire allo stesso una determinata capacità distintiva. Giova ricordare, peraltro, che questa ultima potrebbe acquisirsi anche per via della fama che il prodotto abbia ottenuto nel tempo, in maniera e misura tale da creare nel pubblico la propensione ad associare il prodotto alla casa produttrice.
Il dubbio che potrebbe residuare è dato dal fatto che il peluche ha necessariamente una forma tridimensionale, la quale dunque risulterebbe di per se ‘ovvia’ e necessaria per ottenere un risultato tecnico. Tuttavia, si può dirimere detta criticità considerando che il marchio della “Pantera Rosa” è composto da una serie di elementi “aggiuntivi” che possiedono un certo carattere distintivo, quali appunto la forma corporea e l’espressione della pantera, nell’insieme idonei a conferirle un’elevata capacità individualizzante.
(L’unica criticità che - a opinione di chi scrive - merita residuale attenzione, è data dal fatto che il colore del peluche è riportato anche nella denominazione del marchio, il che di per se rappresenta un fattore di indebolimento del marchio stesso rispetto al prodotto cui si riferisce).
Nondimeno, trattandosi di marchio registrato e notorio, è indubbio affermarne la piena meritevolezza di tutela, anche e soprattutto sul piano penale; anche se la già citata “depenalizzazione dei reati minori” tende a svuotare d’ importanza - ma non di significato - la pronuncia della Corte.
Ci troviamo, in altri termini, in un ordinamento in cui la giurisprudenza rimane ferma nell’estensione della sfera punitiva alle violazioni di ogni tipologia di marchio, comprese le più controverse - come quelle tridimensionali, appunto - mentre il legislatore tende a sminuirne il disvalore, modificando le norme sulle quali i giudici saranno chiamati a decidere il caso concreto.

Dott.ssa Paola Perinu
BLB - Benedetti Lorusso Benedetti Studio Legale