Il nuovo brevetto spagnolo, nel passaggio da un sistema “á la carte” al rilascio di un titolo forte

30 ottobre 2015

Lo scorso 25 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale spagnola (BOE) la nuova legge sui brevetti per invenzione (“Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes”) che entrerà in vigore ad aprile del 2017 e che ha come scopo di modernizzare e di rafforzare il sistema di protezione delle invenzioni.
La legge attuale, che risale al 1986, fa riferimento ad un momento storico particolare, durante il quale la Spagna da un lato entrava nella Comunità Economica Europea (CEE) - i cui negoziati di ammissione avevano incluso proprio la riforma del sistema di brevetti - dall’altro aderiva alla Convenzione di Monaco sulla concessione di Brevetti Europei (CBE).
Nel corso degli anni, la situazione è cambiata radicalmente: all’epoca i brevetti erano nazionali, ma oggi il 90% dei brevetti in vigore in Spagna sono stati depositati e concessi o attraverso organismi internazionali - come l’Ufficio Brevetto Europeo (UBE) - oppure hanno usufruito di trattati internazionali, come quello sulla cooperazione in materia di brevetti (PCT).
Un altro fattore di cambiamento – che si è aggiunto al ruolo decisivo svolto dall’innovazione intesa come strumento di sostegno al commercio internazionale in un'economia sempre più globalizzata - è stata l'integrazione della proprietà industriale nella cornice di riferimento dell'accordo TRIPS, accordo che ha istituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) e a cui la Spagna ha aderito nel 1995.
Vi sono stati anche sviluppi importanti nella normativa sui brevetti nell'Unione Europea oggetto della Direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche e dei Certificati di protezione (CCP) per il campo farmaceutico e fitosanitario (Reg. Comunitario Nº 1768/92 e Reg. Europeo Nº 1610/96).
Nel 2013 la Spagna ha ratificato il Trattato sui diritti dei brevetti (Patent Law Treaty - PLT) - il cui scopo è quello di evitare la perdita di diritti di proprietà per ragioni di natura formale – mediante sia l’armonizzazione degli elementi e delle formalità richieste dai singoli uffici nazionali dei brevetti, che la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio del brevetto.
Con il tempo è aumentata l’importanza del ruolo svolto dalla Spagna nel sistema internazionale in materia di brevetti. L “Oficina Española de Patentes y Marcas” (OEPM) è infatti diventata uno degli Uffici preposti all’amministrazione delle ricerche e degli esami preliminari internazionali previsti dal PCT.
Merita dunque sottolineare che la nuova “Ley de Patentes”, intende riformare in profondità il sistema per riordinarlo, semplificarlo e adeguarlo alle esigenze attuali. Ed in tale ottica l’aspetto più importante di tale riforma riguarda senza dubbio l’approccio generale: si abbandona il principio in base al quale “l’importante è brevettare” per privilegiare la qualità rispetto alla quantità, al fine di premiare una “vera” attività inventiva o innovativa.
Per il momento in Spagna esiste un sistema che possiamo definire “á la carte”, che consente in altri termini al richiedente di un brevetto di scegliere tra un procedimento di rilascio con o senza esame, volto all’accertamento dell’esistenza dei requisiti di brevettabilità (novità, attività inventiva, industrialità). Tuttavia, è facile intuire che nella pratica la maggior parte dei brevetti sono rilasciati senza esame previo. Si tratta, quindi, di titoli ottenuti facilmente dal titolare, ma spesso “deboli” che trasferiscono sui concorrenti l’onere gravoso di liberare per via giudiziaria il mercato da monopoli ingiustificati, creati da brevetti sprovvisti dei requisiti essenziali.
Il nuovo sistema, invece, introdurrà i cosiddetti brevetti “forti”, cioè dei titoli di proprietà industriale solidi, in grado di offrire una certezza giuridica rafforzata, simili ai Brevetti Europei. A tale scopo, da una parte si semplifica la normativa e la procedura per la concessione del Brevetto adeguandola agli standard internazionali previsti dal PLT, dall’altra il rilascio del brevetto viene subordinato al superamento di un esame volto a verificare l’esistenza, tanto nella domanda che nell’invenzione, di tutti i requisiti (di forma, tecnici e di brevettabilità) stabiliti dalla legge.
Per snellire il procedimento, l’opposizione di terzi sarà ammessa dopo il rilascio del brevetto (condizione questa allineata ad un generalizzato indirizzo giurisprudenziale di diritto comparato). Inoltre i terzi, a partire dalla data di pubblicazione della richiesta di un brevetto, potranno presentare delle “osservazioni” attinenti alla brevettabilità dell’invenzione.
A proposito delle invenzioni brevettabili, la riforma recepisce alcune modifiche già introdotte per i brevetti europei con la revisione della CBE (“Act revising the Convention on the Grant of European Patents”, firmato a Monaco, il 29 novembre 2000). Merita segnalare che l’articolo 4 della legge spagnola in questione rende esplicita la possibilità di brevettare sia i prodotti composti da materiale biologico, sia procedimenti tecnici attraverso il quale vengono prodotti, elaborati o impiegati detti materiali composti. Tra le invenzioni escluse dalla brevettabilità figurano invece i procedimenti di clonazione umana, i procedimenti di modificazione dell’identità genetica germinale dell’essere umano, l’utilizzazione di embrioni umani con finalità industriali o commerciali, le varietà vegetali, il corpo umano e le razze animali, ecc. La sequenza del DNA è brevettabile unicamente se accompagnata dalla descrizione della relativa funzione biologica, ed in presenza di un’applicazione industriale concreta.
Infine giova ricordare che nemmeno in Spagna sono brevettabili invenzioni la cui attuazione sia contraria al buon costume o all’ordine pubblico.
In termini generali la legge dispone che la titolarità del brevetto faccia capo all’inventore. Nonostante ciò, nel caso in cui l’invenzione sia stata realizzata da un dipendente, nell’ambito di un rapporto di lavoro in cui l’attività inventiva sia prevista e a tal fine remunerata, la titolarità dell’invenzione è previsto faccia capo al datore di lavoro. Nel caso contrario, invece, la titolarità dei diritti sull’invenzione farà capo all’inventore. Tuttavia, se l’invenzione è frutto principalmente delle risorse (conoscenze, strumenti, ecc.) messe a disposizione dal datore di lavoro, quest’ultimo potrà richiedere il trasferimento su di se dei diritti sull’invenzione, fermo restando il diritto dell’inventore a una giusta compensazione economica. Inoltre, nel caso di “miglioramenti tecnici” non brevettabili, il dipendente che li ha realizzati avrà diritto a una “compensazione ragionevole” ove offrano al datore di lavoro vantaggi assimilabili a quelli propri di un diritto di proprietà industriale, qualora commercialmente sfruttabili come segreto industriale.
La nuova legge concede poi al titolare di un brevetto una “protezione provvisoria”. Tale protezione gli permette di ottenere un risarcimento, “ragionevole e adeguato alle circostanze”, da parte di qualsiasi terzo che usi l’invenzione oggetto del brevetto, senza il suo consenso, anche durante il periodo che intercorre tra la pubblicazione e la concessione del brevetto, qualora tale uso risultasse proibito in base a un brevetto concesso ed in vigore.
Cambiano anche le norme riguardanti la nullità e la decadenza dei brevetti. Per esempio, si elimina la proibizione di annullare parzialmente una rivendicazione e si riconosce al titolare la possibilità di limitare l’ambito del brevetto, modificando le rivendicazioni. Il secondo capitolo del Titolo X, invece, introduce un nuovo procedimento di revoca o limitazione del brevetto che può essere attivato anche dallo stesso titolare in un qualsiasi momento, durante tutta la vita legale del titolo in questione. Tale revoca o limitazione produce effetti retroattivi.
Il titolo VII della “Ley 24/2015 de Patentes”, migliorando il recepimento della Direttiva 2004/48/CE, affronta le azioni disponibili al titolare a fini di tutela dei diritti derivanti dal suo brevetto. Per esempio, il titolare può richiedere che sia disposta l’inibitoria di qualsiasi atto che costituisca violazione del brevetto, il sequestro dei beni prodotti o importati senza la sua autorizzazione, il risarcimento dei relativi danni e pregiudizi. Detto risarcimento non si limita al valore delle perdite subite dal titolare, ma include anche il lucro cessato a causa della violazione dei suoi diritti.
Ancora una norma di interesse è quella relativa all’art. 74, che contiene una disposizione volta a facilitare l’effettiva cessazione della violazione del brevetto. In essa si stabilisce che il Tribunale che condanni il convenuto debba anche fissare, a favore dell’attore, un “risarcimento coercitivo” giornaliero, da pagare fino all’effettiva cessazione della violazione del brevetto.
Infine la legge in parola, nel complesso utile a rafforzare sul piano legale la tutela del brevetto spagnolo, contiene anche un incentivo fiscale per le imprese, dato che prevede una riduzione – principalmente a favore delle PMI - del 50% di alcune tasse associate alla richiesta di un brevetto: tassa di deposito, esame, annualità, ecc..

Avv. Alessandro Di Marco 
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