Crisi del marchio e sua decadenza, conseguenti alla scarsa presenza del prodotto sul mercato

30 ottobre 2015

La recente sentenza n. 2985/2015 del Tribunale di Torino offre un prezioso memento in merito al marchio, ricordando come la sua regolarità costitutiva non sia sufficiente a mantenerlo in vita. Ciò in quanto l’errore in cui sovente si cade, parlando del marchio, è quello di concentrarsi unicamente sul momento genetico: prestando, dunque attenzione a che tutti i requisiti e gli adempimenti necessari alla sua registrazione siano correttamente assolti, ma trascurando - di contro - quelle che sono le vicende successive. Tra queste, la più scontata: ovvero, l’uso.
Il caso su cui si è espresso il Tribunale di Torino ineriva la domanda di decadenza, avanzata dalla società tedesca Demharter GmbH, del marchio italiano “Motobi”: quest’ultimo, registrato dalla ditta Benelli, era stato poi trasferito alla Benelli Q.J. S.r.l., mantenendo l’afferenza alla classe merceologica dei motoveicoli.
La domanda di decadenza era stata promossa sul presupposto che la Benelli Q.J. S.r.l. non aveva più fatto uso del marchio Motobi, vendendo i motoveicoli indifferentemente con il marchio “Benelli” o “Motobi”.
Il Tribunale, nell’accogliere la domanda proposta dalla Demharter GmbH, si è soffermato sul tema della decadenza del marchio per scarso utilizzo sul mercato.
Come accennato in premessa, l’uso rileva non solo sotto il profilo genetico del marchio ma anche sotto quello funzionale, nel senso di un effettiva apposizione del marchio su determinati beni e/o servizi industriali e sulla collocazione di questi ultimi sul mercato.
La condotta da ultimo citata è strettamente connessa alla notorietà, in quanto atta a stabilire il collegamento mnemonico, nel pubblico dei consumatori, tra una certa categoria di prodotti e un determinato marchio. A questo proposito si potrebbe ritenere sufficiente e consona allo scopo la mera pubblicità, funzionale a far acquisire al marchio una certa notorietà. Tuttavia, come ricordato altresì dal Tribunale di Torino, l’uso pubblicitario non è idoneo - di per sé solo - a prevenire la decadenza dall’uso del marchio, così come definita all’art. 12 del Codice di Proprietà Industriale:
“Il solo uso pubblicitario di un marchio, che non sia seguito da alcuna reale commercializzazione di prodotto, non è tale da costituire un uso effettivo del marchio”.
Non può certamente negarsi che l’impiego pubblicitario del marchio valga ad attribuirgli una certa notorietà, in quanto deve pacificamente riconoscersi come la pubblicità - specie in via mediatica - sia uno strumento fondamentale per far acquisire al pubblico la conoscenza del marchio, e del prodotto cui questo si riferisce. Nondimeno, l’esclusivo uso pubblicitario non è sufficiente, qualora non sia accompagnato da un’immissione consistente e costante sul mercato. Scendendo in medias res, si pensi a un prodotto di cui si viene a conoscenza tramite i mass media ma che, poi, non si vede circolare tra i consumatori. Potrebbe ciò essere sufficiente a individualizzare quel prodotto, su noi consumatori? Ovvero, di contro, finirebbe nell’oblio? (Ai lettori la facile risposta).
A opinione di chi scrive, comunque, la pubblicità deve necessariamente accompagnarsi al collocamento del bene sul mercato in quanto il fine divulgativo perseguito dalla prima è idoneo a stabilire il nesso mnemonico tra il pubblico e i prodotti ‘marchiati’. Ma la pubblicità da sola non può essere sufficiente a mantenerlo in vita presso la memoria del pubblico, le cui scelte di acquisto si dirigono inevitabilmente verso ciò che vede circolare tra i consumatori.
Ciò posto, merita riflessione il capo della sentenza in cui il Tribunale afferma: “il marchio ha una funzione distintiva nel senso di distinguere il prodotto da quelli di provenienza diversa, una funzione di garanzia qualitativa intesa a soddisfare un certo standard di qualità del prodotto e una funzione pubblicitaria”: quanto precede, difatti, è stato la premessa per riconoscere come ‘non uso’ il fatto che la Benelli Q.J. S.r.l. abbia venduto i prodotti, indifferentemente a marchio “Benelli” o “Motobi”.
La sentenza sembra aderire perfettamente alla considerazione per cui l’uso assolve a una funzione creativa, quale si estrinseca nel dar vita a una componente distintiva, la quale viene, poi, mantenuta - divenendo o potendo divenire come una ‘consuetudine’ - tramite la diffusione dei prodotti o servizi - per cui il marchio è stato registrato - in quantità rilevanti e in via continuativa.
Di contro, un uso meramente episodico o sperimentale può ammettersi solo nella fase iniziale di registrazione e costituzione del marchio, quando è necessario per il titolare di quest’ultimo sondare le preferenze e percezioni dei consumatori su un determinato prodotto, da cui la capacità di contraddistinguerlo e ricondurlo a una determinata casa produttrice. Dunque, gli irrisori quantitativi di merce venduta dalla società convenuta sono stati a giusta ragione reputati insufficienti: essa, difatti, era società costituita da lungo tempo che non aveva bisogno di immettere in commercio limitate campionature a fini di sondaggio del pubblico, dovendo di contro proseguire nella continua e consistente vendita dei motoveicoli marchiati “Motobi” avviata già, in precedenza, dalla Benelli.
A “difesa” della Benelli Q.J. S.r.l., può dirsi che l’ordinamento italiano non dà, specie nella prassi, particolare enfasi all’effettività dell’uso, aspetto che – invece - è altamente valorizzato in paesi quali la Gran Bretagna, sotto l’egida della cd. “reputation”. Si tratta di un istituto in base al quale il marchio può dirsi effettivo in sé, ed effettivamente utilizzato, solo laddove i prodotti e/o servizi per cui è stato registrato si connotino per un elevato tasso di affermazione commerciale.
Aderendo a questa prassi - apparentemente estranea al nostro ordinamento ma ben nota al Tribunale di Torino - un marchio decade, per non uso, ogni qualvolta le vendite del prodotti sul mercato siano irrisorie, come se così venisse integrata la presunzione per cui il marchio non è identificato presso il pubblico dei consumatori.
Se è vero che la funzione primaria cui il marchio assolve è quella di permettere al pubblico di collegare un determinato prodotto a un determinato marchio - figurativo e non - e, così, a una determinata impresa che ne è titolare (funzione cd. distintiva), deve concludersi che ciò è possibile solo laddove detti prodotti siano collocati sul mercato in quantitativi rilevanti e con una certa sistematicità. Diversamente opinando, si finirebbe per snaturare l’essenza dell’impresa quale soggetto giuridico esercente attività commerciale e la valenza del marchio, quale diritto che riveste primaria funzione economica-sociale e che, dunque, nasce e cresce solo sul mercato.


Dott.ssa Paola Perinu
BLB - Benedetti Lorusso Benedetti Studio Legale
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