L’importanza del Marchio Comunitario, ed il recente aggiornamento delle relative Linee Guida
(Seconda parte)

31 gennaio 2016

Il 1° agosto 2015, è entrata in vigore la seconda serie di linee guida emanate dall’UAMI in tema di marchi.
Come spiegato nel precedente post, le linee guida contengono istruzioni pratiche generali su tutti i vari passaggi della procedura di registrazione, tra cui quelli ex-parte e inter-partes nonché altri procedimenti che si svolgono davanti all'Ufficio del marchio dell'Unione europea.
Le linee guida come dice il nome non sono testi legislativi e, pertanto, non sono vincolanti, ma assumono notevole importanza in quanto sono oggetto di discussione davanti a tutti gli organi amministrativi / giudiziari (divisioni di opposizione dell'UAMI, Camera dei ricorsi, tribunali regionali e nazionali, Corte di giustizia delle Comunità europee).
Per quanto riguarda il contenuto della nuova versione aggiornata, questo post analizza le variazioni rilevanti intervenute nella parte A, sezione 2 (Principio generale da rispettare nel procedimento), paragrafi 2-3.
Il paragrafo 2 si riferisce al "diritto di essere ascoltato" delle parti coinvolte in un procedimento dinanzi all'UAMI. Al paragrafo 2 viene specificato che, nell'ambito di un procedimento ex-parte, il diritto di essere sentiti copre tutti gli elementi di fatto o di diritto, insieme con la prova che costituisce la base per la decisione.
Tuttavia, il diritto di essere sentiti non si applica in relazione alla posizione finale che l’Ufficio adotterà. Per questo motivo l'Ufficio non è tenuto ad informare le parti del suo parere legale prima di adottare una decisione, limitando in tal modo alle parti la possibilità di presentare ulteriori osservazioni o nuovi elementi di prova.
Per quanto riguarda l'esame del caso, le linee guida aggiornate chiariscono che l'Ufficio, nei procedimenti basati su impedimenti relativi (ad es. un'azione di opposizione o di annullamento sulla base di un marchio anteriore simile), si debba basare sulla disamina di fatti/prove/ argomenti allegati dalle parti, ammettendo peraltro che l’Ufficio possa prendere in considerazione, oltre ai fatti già dedotti, i c.d. fatti notori (ad. es: fatti derivati dalla conoscenza comune, appresi da fonti generalmente accessibili o derivanti dall'esperienza pratica). L'Ufficio, relativamente a tali fatti notori, non è tenuto a dimostrarne l'esattezza e/o esistenza, facendo valere per tali fatti notori la qualità di Praesumptio iuris tantum, e dunque attribuendo alla parte contraria l’onere di provare il contrario.
Il paragrafo 3 delle linee guida aggiornate si riferisce ai "principi generali del diritto comunitario", i quali sono vincolanti per l'Ufficio. Tali principi sono quello dell’uguaglianza (parità di trattamento) e quello della buona amministrazione. In questo contesto si sottolinea che, per ogni domanda di marchio presentata, ci deve essere una severa e completa disamina “case by case” tesa ad evitare tra l’altro registrazioni indebite.
La legittimità delle decisioni dell'Ufficio deve essere valutata solo sulla base della normativa comunitaria. Pertanto l'UAMI non è vincolato alla propria prassi decisionale N1 o a quella di altri stati membri o terzi; o al fatto che il segno (i.e. marchio) in oggetto sia già registrato come marchio nazionale.
A questo proposito è opportuno notare che, recentemente, l'UAMI quando è chiamata a decidere se un segno è distintivo o meno – o, forse descrittivo (!) - sta applicando una pratica più rigorosa, infatti, molti marchi, vengono rifiutati per mancanza di carattere distintivo / descrittivo, nonostante siano, in alcuni casi, già stati registrati in altre giurisdizioni.
Sebbene l'Ufficio non possa essere vincolato da decisioni emesse in altri paesi, è anche vero che in questo delicato settore a volte un giusto equilibrio deve essere raggiunto tenendo in debito conto anche il fondamentale principio sancito dalla Convenzione di Parigi, ovvero il "Telle Quelle Rule", secondo il quale uno Stato membro deve, se possibile, (e ovviamente non totalmente contro le sue regole di registrazione che - in ogni caso - sono fortemente armonizzate a livello internazionale), accettare che si registri un segno nella stessa forma in cui è stata precedentemente registrata nel paese di origine del richiedente.
Altre modifiche / notizie inclusi nelle linee guida aggiornate verranno analizzate nei prossimi post.


Avv Riccardo Ciullo - European Spanish Trademark Lawyer
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Avv. Alessandro Barbera  - Italian Desk
web: www.intlaw.eu

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N1 Gli esaminatori dell’UAMI, quando devono decidere su di un nuovo caso (opposizione, nullità, etc.) non sono obbligati a seguire ed applicare la prassi emersa da decisioni emesse da altri esaminatori precedentemente. Ció perché gli organi decisionali dell’UAMI sono di natura amministrativa, non giurisdizionale.