Lotto vs. Max Mara: la riproduzione del segno grafico in una fantasia complessa non lede il diritto di esclusiva sul marchio

31 gennaio 2016

La Corte di Cassazione, con recentissima sentenza n. 23981/2015, ha espresso il proprio orientamento sul tema della confondibilità tra marchi figurativi, dando soluzione a una vicenda molto particolare.
Usualmente, quando si tratta di confondibilità tra segni distintivi, si ha riguardo ai casi in cui due marchi presentino degli elementi simili tra loro, tali da indurre il pubblico dei consumatori in uno stato di incertezza; situazione - quest’ultima - che consente di attivare gli strumenti previsti a tutela del diritto di esclusiva.
Nel caso di specie, invece, ci si trovava innanzi alla situazione in cui il segno costituente il marchio - la doppia losanga della nota ditta Lotto - era stato quasi pedissequamente riprodotto all’interno di una fantasia grafica complessa, presente su alcuni capi prodotti dalla Max Mara.
Sulla base di quanto sopra, di primo acchito si sarebbe portati a riconoscere il rischio di confondibilità, onde la violazione del diritto di esclusiva, in quanto il segno distintivo presente sui (sulla fantasia dei) capi Max Mara era sostanzialmente quello registrato dalla Lotto.
Tuttavia, così non è stato.
 
La sentenza della Cassazione preliminarmente richiama le regole proprie del giudizio sulla confondibilità tra marchi in conflitto, il quale risulta comune tanto all’azione di nullità del marchio quanto a quella di contraffazione. Ma aggiunge, in particolare, la Suprema Corte, l’apprezzamento dovrebbe condursi in via globale e sintetica, avendo riguardo all’insieme dei loro elementi salienti e non attraverso un esame analitico dei singoli elementi caratterizzanti.
L’applicazione di detto principio alla fattispecie oggetto del giudizio ha, dunque, portato a confermare la sentenza resa in grado di appello (Corte d’appello di Torino) che ha attribuito valenza fondamentale all’impressione complessiva suscitata sul consumatore, la quale giammai avrebbe potuto condurre a una confusione tra il segno distintivo della Lotto e la fantasia MaxMara; dato che tale fantasia si presentava come elaborazione grafica complessa, in cui sì raffigurava ripetutamente il marchio Lotto, ma solo come singolo elemento all’interno di una più estesa riproduzione visiva.
Un ulteriore aspetto su cui si è concentrata la pronuncia della Cassazione è quello relativo al carattere forte del marchio, invocato dalla Lotto al fine di ricevere la corrispondente tutela. Sul punto la Corte, pur riconoscendo il carattere cd. “forte” - tale essendo quello del marchio in cui anche delle alterazioni rilevanti e originali risultano illegittime, nella misura in cui ne lascino intatta l’attitudine individualizzante - ha affermato che la fantasia grafica complessa, presente sui capi Max Mara e composta, altresì, dal segno Lotto, era tale da escludere qualsiasi rischio di confondibilità da parte dei consumatori, in quanto quest’ultimo non risultava in alcun modo riprodotto nel suo nucleo ideologico.
 
Così esposta la decisione della Corte, si ritiene, ciononostante, che dovrebbe essere approfondito il giudizio sui criteri complessivamente segnaletici della confondibilità, da condursi sempre a livello globale e sintetico.
Per quanto il principio fatto proprio dalla Corte meriti d’essere condiviso, la spiegazione contenuta nella succitata sentenza può apparire forse oscura, e di ardua comprensione, nella misura in cui non v’è il riferimento alla percezione del consumatore.
In altri termini, quando ci si trova innanzi a un marchio il cui nucleo ideologico sia prettamente visivo, la confondibilità dev’essere misurata sulla base dei parametri invalsi in un pubblico di consumatori medi, i quali è notorio che percepiscono il marchio come un tutt’uno, senza focalizzare i suoi singoli elementi. Per tale ragione, la Corte sposa il giudizio globale e sintetico, perché tale è “la lente” che utilizza il consumatore: nel caso di specie, nessun consumatore - probabilmente e presumibilmente - innanzi alla fantasia grafica Max Mara avrebbe fatto attenzione al segno della doppia losanga riferendolo al marchio Lotto.
Inoltre, a opinione di chi scrive, il rischio di confondibilità si sarebbe potuto escludere sulla base di un’ulteriore considerazione. Come noto, la registrazione del marchio avviene in relazione alle cd. classi merceologiche, nel senso che, all’atto del deposito, è necessario selezionare i prodotti e/o servizi da tutelare riconducendoli a una delle 45 classi presenti nella classificazione di Nizza; conseguentemente, il marchio verrà registrato, onde utilizzato, per quei prodotti e/o servizi che il titolare avrà scelto.
Orbene, per quanto sia la Lotto che la Max Mara producano e commercializzino capi di abbigliamento, la prima ditta si rivolge al mercato dell’abbigliamento e accessori per la ginnastica e lo sport, classe merceologica diversa da quella del (più generale) abbigliamento. Siffatta circostanza è oltremodo rilevante, giacché un consumatore di media avvedutezza è a conoscenza della tipologia di merci prodotte dalla Lotto, tanto che, volendole acquistare, si recherebbe in negozi che vendono articoli sportivi. Di contro, chi fosse interessato a un capo Max Mara si rivolgerebbe a un diverso target di negozi, ad. es. le “boutiques”.
Da quanto precede, ne deriva un’assoluta e banale insussistenza del rischio di confondibilità perché, pur riscontrando la presenza del segno tipico in questione (la doppia losanga) su un capo Max Mara, il consumatore medio non nutrirebbe giammai il dubbio che quest’ultimo possa essere un prodotto della Lotto, non trattandosi di capo sportivo.
 
Concludendo, il giudizio di confondibilità tra marchi va condotto ed esaminato alla luce di diversi elementi: la pronuncia della Suprema Corte, incentrata sull’esame globale e sintetico, non deve, dunque, trarre in inganno. Sinteticità non vuol dire semplicità o superficialità, così come la globalità non esclude che debbano essere presi in considerazione - anzitutto - singoli aspetti distintivi del marchio da tutelare, tra cui la qualità dei prodotti cui è riferito.
Insomma, il segno non fa il marchio!


Dott.ssa Paola Perinu
BLB - Benedetti Lorusso Benedetti Studio Legale
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