Come tutelare il marchio in Cina (prima parte)

10 aprile 2016

La Cina è, senza ombra di dubbio, il maggior produttore ed esportatore di prodotti contraffatti al mondo . Basti pensare che i 2/3 del volume complessivo dei prodotti contraffatti, attualmente, confiscati delle autorità doganali americane ed inglesi, provengono dalla Cina .

Alla luce di questi dati, risulta del tutto evidente come il mercato cinese rappresenti, per qualunque azienda straniera, un ambiente estremamente difficile e complesso da affrontare. In linea generale, sebbene le normative cinesi, in materia di marchi, presentino alcune similitudini con quelle vigenti in numerosi altri paesi, prevedendo anch’esse - ad esempio - il requisito della registrazione e del successivo rinnovo presso le competenti autorità locali CTO (China Trademark Office), tuttavia, il pericolo principale del sistema cinese consiste nell’affermazione del principio del first to file, secondo il quale chiunque provvede a depositare per primo la domanda di registrazione di un marchio ne è ritenuto il legittimo titolare e può godere, pertanto, a pieno diritto, della tutela prevista dalla legge.

Ciò ha reso possibile che numerose aziende locali potessero registrare, indisturbatamente, presso il CTO, alcuni dei marchi - maggiormente rappresentativi a livello mondiale - per poi costringere i legittimi titolari, interessati ad operare in territorio cinese, a “ri-acquistare” il proprio marchio o ad intraprendere costose ed estenuanti battaglie legali per ottenere il diritto di usare il proprio marchio nel Paese. Uno scenario, quello appena descritto, che non può che preoccupare tutte quelle imprese straniere che, pur non essendo commercialmente ancora attive in Cina, sono tuttavia titolari di marchi importanti e famosi al di fuori dei confini del Paese. In proposito, vale la pena ricordare - a titolo di esempio - quanto avvenuto alla società statunitense Apple, Inc. che, per poter utilizzare il marchio “iPad” in Cina, è stata costretta, nel 2012, a pagare $60 milioni ad una società locale, Proview Technology, che per prima aveva provveduto a registrare il marchio nel Paese.

Un episodio simile ha riguardato un altro colosso statunitense. Dopo meno di 3 mesi dal via libera alla commercializzazione del Viagra da parte della Food and Drug Administration statunitense, infatti, una società farmaceutica cinese aveva già provveduto a registrare il marchio Viagra in lingua cinese presso il China Trademark Office. La società americana Pfizer, titolare del marchio, ha tentato per oltre 10 anni di impedire alla società cinese la vendita del prodotto senza, tuttavia, riuscire nell’impresa.

Il fenomeno del “trademark hijacking (letteralmente, marchio registrato in ostaggio) è ormai diventato una prassi estremamente diffusa in Cina: marchi famosi, quali Facebook, J.Crew, Kardashian, Justin Bieber, Chivas e Oprah Winfrey, sono attualmente detenuti da società cinesi, che li utilizzano per il commercio di una varietà di prodotti diversi.

La proliferazione di tali fenomeni ha costretto, pertanto, numerose aziende straniere a ricorrere alla registrazione dei propri marchi con sempre maggior anticipo rispetto alle tradizionali strategie commerciali, ed in molti casi, a procedere alla registrazione, indipendentemente , dall’effettiva commercializzazione dei propri prodotti in territorio cinese. Secondo l’opinione più diffusa tra gli esperti del settore, infatti, il sistema più efficace per combattere la “piaga” della contraffazione consiste proprio nel tutelare al meglio i diritti di proprietà intellettuale, attraverso la preventiva registrazione dei marchi ed il preventivo deposito dei brevetti. In caso di eventuale violazione, si tratterà di decidere quale strumento legale utilizzare per rivendicare, tempestivamente, la titolarità dei propri diritti e contrastare in modo efficace le condotte violative.

In Cina, anche i brevetti - così come i marchi - devono infatti - essere registrati presso le competenti autorità locali al fine di ottenere la piena tutela prevista dalla legge; tutela, che, nel caso specifico, si estende per una durata massima di 20 anni dal deposito della domanda e viene concessa, unicamente, a colui che provvede per primo al deposito della relativa domanda . Dal momento che la protezione riconosciuta al titolare di un brevetto si fonda sulla presentazione della documentazione contenente la descrizione dettagliata dell’invenzione, è necessario che tale documentazione risulti adeguatamente tradotta in lingua cinese, in quanto l’ufficio marchi e brevetti accetta soltanto documenti redatti nella lingua locale. Una traduzione poco accurata potrebbe, tra l’altro, comportare conseguenze, estremamente, pericolose per lo stesso titolare del brevetto, rendendolo difficile da tutelare e soggetto ad azioni di invalidità.

Diversa la disciplina prevista dalle normative cinesi in merito al diritto d’autore , la cui tutela non è, invece, condizionata ad alcun onere di deposito. Tuttavia, poiché le leggi cinesi ne prevedono la facoltà, è divenuta prassi consolidata procedere alla registrazione anche delle opere protette da diritto d’autore, al fine di rendere più agevole l’applicazione delle relative normative . In proposito, sarebbe buona regola procedere alla registrazione anche di eventuali loghi, parole stilizzate e opere artistiche, compresi eventuali modelli (come avvenuto, ad esempio, per il disegno a riquadri scozzese di Burberry). La registrazione delle opere protette da diritto d’autore può rappresentare, altresì, una valida alternativa alla protezione del marchio, e può essere utilizzata anche a titolo di prova negli eventuali casi di violazione. A giudizio degli esperti del settore, pertanto, qualunque azienda interessata al mercato cinese dovrebbe obbligatoriamente considerare l’opportunità di registrare anche il proprio copyright presso le competenti autorità locali.

Nonostante le difficoltà legate ad un sistema della proprietà intellettuale particolarmente complesso - che richiede una conoscenza dettagliata delle normative locali ed una loro costante vigilanza - le opportunità economiche offerte da un mercato con oltre 1.3 miliardi di consumatori sono troppo vantaggiose per essere ignorate dalle aziende straniere. Come riuscire, allora, a sviluppare una strategia di gestione del brand di successo senza, tuttavia, cadere vittima delle insidie del mercato cinese e compromettere così la redditività del progetto, svalutare il valore del marchio e ridurre il vantaggio competitivo? Per scoprirlo ci siamo interrogati su quali fossero le tendenze in materia di marchi in Cina, abbiamo valutato i suggerimenti dei maggiori esperti legali nel settore, ed analizzato le strategie adottate dalle aziende leader a livello mondiale.

I Numeri

I dati relativi al volume di attività legate alla registrazione di marchi nel Paese sono sorprendenti. Tra il 2007 e il 2013, infatti, in Cina sono stati pubblicati oltre 5 milioni di marchi. Dal 2007, il numero di marchi pubblicati è cresciuto del 213%. Nel 2013, il numero di marchi pubblicati in Cina è risultato essere di gran lunga il più elevato tra quelli registrati nel resto del mondo. Il China Trademark Office ha pubblicato, nel solo 2013, ben 860.935 marchi, seguito dagli Stati Uniti con 242.418, dal Brasile con 178.761, dalla Corea del Sud con 106.274 e dalla Turchia con 102.310.

Registrazione singola o multi-classe?

La ragione della frenetica attività di registrazione di marchi, a cui si assiste in Cina negli ultimi anni è in larga misura dovuta al sistema del first-to-file. Tale sistema differisce da quello adottato dalla maggior parte dei paesi appartenenti all’emisfero occidentale, in cui vige, invece, il principio del first-to-use. In Cina, la legge attribuisce a colui che provvede al deposito della domanda di registrazione il diritto esclusivo di uso del marchio, una volta che la relativa domanda è stata approvata ed il marchio, opportunamente, registrato presso l’ufficio locale. Nessun altro soggetto può, pertanto, utilizzare il marchio senza il preventivo consenso del suo titolare. Tuttavia, l’unico modo per ottenere una protezione completa del proprio marchio consiste nel ripetere tale registrazione per ogni singola classe e sottoclasse prevista dal sistema cinese . Ne sanno qualcosa le aziende titolari dei marchi Budweiser e Mercedes-Benz: la prima, sta cercando di impedire la vendita in territorio cinese delle scarpe Budweiser, dopo che un imprenditore locale ha provveduto a registrare il marchio nella opportuna classe merceologica, mentre la seconda, è costretta ad assistere alla commercializzazione dei prodotti più diversi (dall’abbigliamento agli elettrodomestici), tutti, debitamente, contrassegnati dal marchio Ben Chi, traduzione in lingua cinese di Mecedes-Benz.

Vale la pena sottolineare sul punto, come il sistema vigente in Cina preveda 45 classi merceologiche diverse, ciascuna delle quali si compone di ulteriori e numerose sottoclassi.

Le Difficoltà del Linguaggio

Al di là delle difficoltà derivanti dal sistema della proprietà intellettuale, non si può tralasciare la complessità rappresentata dell’alfabeto cinese. La lingua cinese è, infatti, composta da 48.000 caratteri, dei quali circa 8.000 vengono usati regolarmente. Esistono, inoltre, 3 diverse forme di caratteri ed almeno 4 diversi toni, a seconda del dialetto utilizzato, tutti in grado di modificare il significato di una parola. Un sistema adottato di frequente da coloro che registrano in maniera fraudolenta i marchi, consiste proprio nel manipolare, utilizzando la lingua cinese, la forma, il suono o il significato di un marchio. Per questo motivo, i marchi che funzionano meglio in Cina sono quelli, che trasmettono in maniera univoca il significato del brand senza bisogno di tradurlo alla lettera o di copiarlo foneticamente.

Suggerimenti

Sebbene non esista una strategia ideale di tutela del marchio, che consenta di affrontare con successo il mercato cinese, è possibile, tuttavia, individuare una serie di soluzioni pratiche per la sua registrazione e successiva gestione in grado di accrescere, sensibilmente, le probabilità di successo. Sulla base di un’analisi delle principali valutazioni pubblicate sul tema, abbiamo individuato alcuni punti chiave per un approccio positivo al mercato cinese:

Registrazione anticipata: alla luce delle considerazioni svolte a proposito del sistema del first-to-file e al nuovo impulso, trasmesso dall’ufficio marchi cinese e volto ad accelerare le tempistiche per la gestione delle richieste di registrazione, appare quanto mai evidente la necessità di provvedere alla registrazione dei marchi aziendali con largo anticipo rispetto all’ingresso effettivo dei prodotti sul mercato;

Ragionare in 3-D : I marchi che aspirano ad ottenere successo in Cina devono, necessariamente, tenere conto dei 3 elementi di cui si compone la lingua cinese: forma, suono e significato. La semplice traduzione letterale di un marchio occidentale può, infatti, rivelarsi inadeguata al mercato cinese. Quando si tratta di creare un marchio di successo, è necessario, allora, soffermarsi sul significato del marchio, sul suo aspetto grafico e sul quello fonetico.

Investire in rigorose misure anti contraffazione: il sistema più efficace per combattere il fenomeno della contraffazione consiste nell’adottare un approccio sistematico, che permetta alle aziende, non solo e non tanto di punire i singoli trasgressori, ma, soprattutto, di identificare e colpire coloro che progettano e sviluppano nuove pratiche di contraffazione.

Interagire con le autorità doganali: un ruolo determinante nella lotta alla contraffazione può essere svolto anche dagli uffici doganali. Vale la pena, dunque, investire delle risorse al fine di “educare” gli agenti doganali, fornendo loro gli strumenti necessari per consentire di individuare, con maggiore facilità, eventuali prodotti contraffatti.

Registrare la licenza d’uso del proprio marchio: nel caso la strategia commerciale di un’azienda straniera preveda la concessione della licenza d’uso del proprio marchio ad un soggetto terzo, le normative vigenti in Cina prescrivono che il relativo contratto, da stipularsi obbligatoriamente, in forma scritta, debba essere depositato a cura del licenziante presso l’ufficio marchi, entro 3 mesi dalla sua conclusione. Le normative locali prevedono, inoltre, la possibilità per il licenziatario di effettuare il pagamento delle relative royalties, direttamente, in valuta estera.



a cura dell’Avv. Stefano Linares, abilitato nello Stato di New York, davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti a Washington D.C. e in Italia, studio legale internazionale Linares Associates PLLC, 100 Park Avenue, Suite 1600, New York, NY 10017, Piazza 5 Giornate, 10, 20129 Milano, www.linareslaw.com