Come tutelare il marchio in Cina (seconda parte)

27 giugno 2016

Le novità introdotte dalle nuove disposizioni in materia di proprietà intellettuale

Il Governo cinese ha, finalmente, deciso di introdurre una serie di modifiche all’attuale normativa in materia di proprietà intellettuale, che sono entrate in vigore il 1° maggio 2014 e che hanno l’obiettivo dichiarato di combattere il fenomeno della contraffazione e della registrazione fraudolenta e garantire, allo stesso tempo, procedure più rapide e più sicure. Occorrerà, naturalmente, verificare quali saranno i risultati, che potranno essere raggiunti attraverso l’introduzione delle nuove disposizioni. Non tutti, tra gli esperti consultati sul tema, si sono dimostrati, tuttavia, significativamente fiduciosi in proposito. In particolare, il responsabile uscente presso l’ufficio della Casa Bianca per la tutela della proprietà intellettuale, si è dichiarato scettico sulla possibilità che le nuove leggi possano tradursi in effettivi cambiamenti. Altri, si sono fatti portavoce della preoccupazione sulla reale volontà dei tribunali e degli organi amministrativi locali di dare esecuzione alle nuove disposizioni legislative Ma quali sono, in dettaglio, le più. significative novità introdotte dalla nuova legislazione?


  • Riduzione delle tempistiche per la revisione delle domande di registrazione dei marchi.

    Prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, l’ufficio marchi cinese era solito impiegare tra i 15 e i 18 mesi per completare l’analisi di una domanda, anche se spesso potevano trascorrere fino a due anni dalla data di deposito della domanda alla sua effettiva approvazione. Ai sensi della nuova legge, il China Trademark Office è tenuto, invece, a rispettare il limite massimo di 9 mesi per la verifica di ciascuna domanda. Nei mesi che hanno preceduto l’entrata in vigore della nuova legge, l’ufficio marchi cinese ha provveduto ad assumere centinaia di nuovi esaminatori ed ha proceduto al disbrigo delle domande di registrazione ad un ritmo decisamente elevato. Sfortunatamente, la scarsa competenza degli esaminatori, assunti in fretta e furia per far fronte ai nuovi impegni, ha dato luogo ad una serie di decisioni quanto meno sorprendenti per la loro evidente infondatezza. La più “originale” è, forse, quella che ha visto respingere la domanda di registrazione di un marchio depositato in lingua spagnola, in quanto contenente l’articolo “Las” già presente in altro marchio, precedentemente, registrato in Cina. Sarebbe come respingere “The Hobbit”, semplicemente, perché “Back to the Future”, già registrato in Cina, conteneva anch’esso l’articolo “The”. L’unico aspetto positivo sinora riscontrabile consiste nell’impegno che l’ufficio marchi sta dimostrando nel tentativo di onorare il limite dei 9 mesi imposto dalla nuova normativa.

  • Possibilità di depositare una sola domanda in grado di estendere la protezione a più classi merceologiche

    Fino all’entrata in vigore della nuova legge, la normativa cinese prevedeva l’obbligo di depositare una domanda per ciascuna classe merceologica. Se, pertanto, si desiderava estendere la protezione di uno stesso marchio a più prodotti o servizi, occorreva procedere a depositare tante domande quante erano le classi merceologiche a cui si riferiva il marchio in oggetto. Con l’entrata in vigore della nuova legge, questo non è più necessario con ovvi vantaggi anche da un punto di vista prettamente economico.

  • Pene più severe per chi viola i marchi

    Nel tentativo di combattere il fenomeno della contraffazione e di aumentare la tutela a favore dei legittimi titolari, le nuove disposizioni prevedono un sensibile inasprimento delle pene. In particolare, le pene pecuniarie ricevono un proprio specifico riconoscimento nell’ambito delle nuove leggi, che forniscono i seguenti criteri per il calcolo degli eventuali danni: (1) danni effettivamente subìti a seguito della violazione del marchio; (2) in alternativa (qualora il calcolo dei danni effettivamente subìti risulti di difficile previsione), verranno presi in considerazione i vantaggi economici ottenuti dal soggetto, che ha posto in essere le condotte violative; (3) qualora nessuno dei precedenti criteri possa essere utilizzato, si procederà al riconoscimento, a favore del titolare del marchio, di una somma analoga a quella a cui avrebbe avuto diritto in presenza di un regolare contratto di licenza. Nel computo dei danni risarcibili verranno incluse anche le spese sostenute dal titolare del marchio per ottenere giustizia. Le nuove leggi hanno, altresì, provveduto ad innalzare il tetto massimo dei danni che il giudice è autorizzato a liquidare, qualora l’entità del risarcimento non possa essere stabilita attraverso l’impiego dei criteri sopra enunciati: si è, perciò, passati dai 60.000 euro, previsti dalla normativa precedente, agli attuali 360.000 euro. E’ stata, infine, riconosciuta la possibilità, per il giudice, di comminare sanzioni pecuniarie di natura penale per i casi di guadagni derivanti dall’uso illegittimo del marchio o dalla sua registrazione fraudolenta.

  • iv) Requisito della buona fede e della correttezza

    Nell’ottica di debellare il fenomeno della contraffazione e della registrazione fraudolenta , è stato espressamente sancito il rispetto del principio della buona fede e della correttezza nella presentazione della domanda di registrazione di un marchio, e nel suo successivo utilizzo. Tali principi sono stati estesi anche alle agenzie per la registrazione dei marchi, che, pertanto, saranno tenute a respingere quelle registrazioni, che sanno, o dovrebbero sapere, essere fondate sulla mala fede. In caso di violazione, è prevista l’applicazione di sanzioni amministrative e ammende. E’ stata, inoltre, introdotta una nuova causa di rigetto della domanda di registrazione per il caso in cui il marchio risulti identico o simile a quello di un soggetto con cui il depositante ha intrattenuto rapporti di affari, commerciali, contrattuali o di altra natura. L’obiettivo della norma consiste, evidentemente, nell’impedire la registrazione di un marchio, utilizzato, ma non ancora registrato in Cina, da parte di un soggetto terzo, venuto a conoscenza del marchio a causa dei suoi precedenti contatti diretti o indiretti con il titolare.

  • Ampliamento del concetto di violazione

    Le nuove disposizioni in materia di marchi hanno provveduto ad estendere il concetto di violazione fino a farvi rientrare anche i comportamenti intenzionalmente posti in essere allo scopo di facilitare la realizzazione della violazione di un marchio.

  • vi) I marchi notori

    A differenza di quanto stabilito dalla normativa precedente, la nuova disciplina prevede che sia il titolare del marchio a promuovere un’azione volta ad ottenere il riconoscimento dello status di marchio notorio, ogniqualvolta ritenga di aver subìto una violazione dei sui diritti sul marchio. Vengono, altresì, indicati i casi in cui debbano essere respinte le richieste di registrazione di marchi simili a marchi notori e le circostanze in presenza delle quali l’uso di marchi simili dovrà essere vietato. E’ previsto, inoltre, il divieto di utilizzare l’indicazione “marchio notorio” sui prodotti, sulle confezioni o sul materiale pubblicitario in occasione di attività promozionali o eventi fieristici. In caso di violazione, sono previste ammende che possono raggiungere i $16.000.

  • Obbligo di registrazione del contratto di licenza

    La normativa in vigore prima dell’approvazione della nuova legge conteneva una specifica previsione in base alla quale i titolari di un marchio erano tenuti a registrare i contratti di licenza d’uso del marchio presso il CTO, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione dell’accordo. In caso di mancato rispetto dei termini indicati, tuttavia, non erano previste specifiche misure sanzionatorie e, conseguentemente, molto spesso il deposito dei contratti di licenza non avveniva, oppure avveniva in ritardo. Ai sensi delle nuove disposizioni, la mancata registrazione comporterà la conseguenza che la licenza non potrà essere opposta ai terzi in buona fede . A differenza di quanto stabilito in precedenza, inoltre, la nuova legge non richiede che venga depositato l’intero contratto di licenza, ma che vengano comunicati alcuni dati, tra cui, in particolare, l’identità delle parti, lo scopo e la durata dell’accordo.

  • Combinazione di suoni

    La riforma ha, infine, ammesso la possibilità di registrare anche materiali audio , una novità per il diritto cinese. E’ stato, infatti, deciso che anche una combinazione di suoni, capaci di differenziare le merci di un soggetto da quelle di un altro, potrà essere registrata quale marchio presso il CTO.

Conclusione

Dopo circa tre mesi dall’entrata in vigore della nuova legge sui marchi, ci siamo chiesti se la situazione sia effettivamente migliorata. Queste alcune delle considerazioni raccolte.

  • I requisiti previsti per la registrazione dei marchi sono, davvero, divenuti più severi?

    Dopo aver inizialmente richiesto il deposito obbligatorio delle procure in originale e delle domande di registrazione firmate dal titolare, l’ufficio marchi cinese è tornato sui suoi passi, accontentandosi delle semplici copie delle procure e delle domande firmate da soggetti debitamente autorizzati. Per i casi di opposizione, l’ufficio continua, invece, a richiedere il deposito degli originali delle procure. Per entrambi i casi, è, inoltre, previsto l’obbligo di depositare una copia del documento di registrazione della società che procede con la richiesta di deposito o di opposizione, come ad esempio, copia dell’atto costitutivo. Ad oggi, il Trademark Review and Adjudication Board (TRAB) non ha modificato la prassi vigente prima dell’entrata in vigore della nuova legge e continua, pertanto, ad accettare copie dei documenti originali. Non è dato sapere - al momento - se tale prassi subirà dei cambiamenti in futuro.

  • E’ possibile procedere al deposito online della domanda di registrazione del marchio?

    La nuova legge prevede la possibilità di procedere al deposito online della domanda di registrazione; tuttavia, questa procedura è ad oggi disponibile unicamente per le società residenti in Cina e non per quelle estere. L’utilità di questa soluzione risulta dunque alquanto discutibile.

  • Il marchio è divenuto generico?

    La nuova legge sui marchi identifica una nuova causa di invalidità per i marchi registrati: qualora diventino generici, il titolare ha tempo due mesi per depositare la propria risposta.

  • Nel deposito multi-classe, la domanda può essere scissa in più parti?

    Esistono numerose incertezze sul punto. La normativa attuale permette la scissione unicamente nel caso in cui venga formulata un’obiezione, da parte dell’ufficio marchi, in merito ad alcuni dei beni indicati nella domanda . Questo determina una riduzione sensibile della flessibilità, che gli originali legislatori intendevano invece conferire alla nuova legge. In base a quest’ultima, e alle disposizioni attuative, non sembra pertanto consentito operare la scissione della domanda multi-classe, in presenza, ad esempio, di opposizione, che coinvolge una sola classe. In questo caso, l’opposizione determinerà la sospensione dell’intera domanda sino alla conclusione della procedura, anche se alcune delle classi non risultano oggetto di opposizione.



a cura dell’Avv. Stefano Linares, abilitato nello Stato di New York, davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti a Washington D.C. e in Italia, studio legale internazionale Linares Associates PLLC, 100 Park Avenue, Suite 1600, New York, NY 10017, Piazza 5 Giornate, 10, 20129 Milano, www.linareslaw.com