Metodologia di valutazione delle domande di brevetto: il punto  di  vista del  tecnico-consulente  su una  sentenza del Tribunale di Milano

30 settembre 2016

Il 25 gennaio 2016, il Tribunale di Milano emetteva la sentenza n° 982/2016 in materia di proprietà industriale. La causa veniva promossa da una società un cui amministratore era passato ad altra società la quale, subito dopo tale passaggio, aveva depositato una domanda di brevetto. L'Attrice sosteneva che tale brevetto doveva esserle assegnato in quanto l'ex amministratore avrebbe sviluppato conoscenze utili a concepire il brevetto durante il lavoro presso l'Attrice. Inoltre, la Convenuta avrebbe iniziato a commercializzare pompe simili a pompe vendute dall'Attrice, (tanto da costituire imitazione servile).

Veniva disposta CTU per verificare se il trovato, oggetto del brevetto che l'Attrice voleva le fosse assegnato, configurasse lo stesso know-how alla base di un brevetto dell'Attrice medesima. Inoltre, di quest'ultimo brevetto andavano verificati i requisiti di validità.

Al termine, il Tribunale respingeva la richiesta di assegnazione del brevetto della Convenuta all'Attrice, dichiarava il brevetto dell'Attrice nullo, ma ne disponeva la conversione a modello di utilità, e riteneva che non ci fosse concorrenza sleale per imitazione servile.

Come si può facilmente comprendere, la causa e la sentenza che l'ha chiusa si presentano estremamente articolate e complesse. All'interno della sentenza, vi sono alcuni aspetti che possono essere molto interessanti per il tecnico brevettuale e, ovviamente, anche per il suo cliente. E' di questi aspetti che si parlerà nel seguito, trascurando gli altri, più giuridici e, forse, anche più specifici della situazione appena riassunta.

 
Una parte della sentenza recita: “In materia di brevetti, al fine di distruggere la novità dell’invenzione deve considerarsi il contenuto complessivo della pubblicazione anteriore quale ricavabile dall’esperto del ramo, senza integrazione alcuna del suo sapere specialistico al fine di modificare o integrare il trovato, sia pure in modo ovvio, questione rilevante, invece, in relazione al diverso requisito dell’altezza inventiva.”

Come è noto a chi conosce l'argomento brevetti per invenzione, i requisiti per la loro validità comprendono fra gli altri novità e livello inventivo. Un tempo, questi due concetti erano riassunti sotto il termine novità, che si divise poi in novità intrinseca e novità estrinseca, definizioni che si trasformarono nelle attuali novità e livello inventivo con la stesura della legge brevetti del 1979. Tutti e due i requisiti si valutano alla luce dello stato della tecnica, ma in modi diversi. Innanzitutto lo stato della tecnica differisce nei due casi: tutto ciò che è pubblicato alla data di deposito della domanda (o della sua priorità) ma, per la novità, si deve tenere conto anche di tutte le domande di brevetto valide sul territorio italiano, depositate entro la data di deposito (o di priorità), che siano state pubblicate o meno. Cambia poi il modo di valutare i requisiti rispetto allo stato della tecnica.

Nonostante quanto chiaramente indicato nella formulazione, si trova ogni tanto qualcuno (di solito non proprio addetto ai lavori) che cerca di attaccare la novità di un brevetto, basandosi su un'anteriorità che contiene una larga parte degli insegnamenti, ma ne tralascia o ne lascia indefiniti altri. La massima della sentenza sopra riportata mette in evidenza come ciò non sia fattibile. La valutazione di un'anteriorità deve essere complessiva, ossia tutto il contenuto di essa va considerato, ma chi valuta non deve fare alcuno sforzo per trovare l'anticipazione: o l'oggetto della rivendicazione che si sta esaminando è contenuto interamente e senza omissioni nel testo anteriormente pubblicato (o, come si è visto sopra, depositato), oppure la novità è data. La massima si spinge molto in avanti, sostenendo che neppure l'integrazione col sapere generale del tecnico del ramo deve essere applicata. Cioè l'oggetto deve essere evidentemente descritto.

Questo tipo di integrazione, accanto alla combinazione con altri documenti dello stato della tecnica è - invece -  non solo accettabile, ma addirittura consueto nella valutazione dell'attività inventiva. Anche se questa valutazione-integrata è meno semplice e più lasciata alla discrezionalità del valutatore.

Dal punto di vista del “tecnico”, la massima sopra accennata è sicuramente condivisibile e chiarificatrice, dato che pone dei paletti ben precisi alla sua attività, e rende più semplice formulare una valutazione appropriata.

 Una massima successiva della sentenza recita: “ Se per la valutazione del requisito di novità possono considerarsi anche eventuali caratteristiche implicite derivabili da un documento appartenente allo stato della tecnica, le stesse devono risultare leggibili dall’esperto del ramo, da quel documento direttamente e senza ambiguità. Viceversa, non possono considerarsi, ai fini della valutazione del requisito della novità dell’oggetto di una data rivendicazione, tutte quelle caratteristiche implicite, ma equivocabili, descritte in relazione ad una certa anteriorità, e neppure si considereranno quelle caratteristiche estrapolate arbitrariamente dalla descrizione di una anteriorità, senza tenere conto delle relative relazioni funzionali con le restanti caratteristiche.

Questa parte pone qualche problema in più. Infatti, risulta più difficile chiarire quali caratteristiche implicite siano da considerarsi e quali no, soprattutto dato che qualcosa che è equivocabile o ambiguo per un tecnico non lo è per un altro. Cosicché una certa (seppur minima) arbitrarietà verrebbe inevitabilmente ad introdursi nella valutazione della novità, in relazione alle caratteristiche implicite.

Mentre, molto più condivisibili appaiono i richiami della sentenza a non estrapolare arbitrariamente talune specifiche caratteristiche dalla descrizione di un'anteriorità, senza tenere conto delle connesse relazioni funzionali con le altre caratteristiche. In altri termini, non si può estrarre come anteriorità una caratteristica che nella descrizione non sia tecnicamente collegata alle altre che si stanno considerando. Questo avviene perché un'estrapolazione di questo tipo (che qualche volta per il consulente - soprattutto di parte - costituisce una tentazione) finirebbe per definire  un oggetto che, nella realtà, non era contenuto nell'anteriorità, e per identificare quindi qualcosa che noto non era al momento della scrittura del documento anteriore.

Un altro punto di interesse si ravvisa dove recita: “Quanto all’altezza inventiva, ex art. 48 CPI, è necessario fare riferimento al noto criterio del “problem-and-solution approach”....”. Ma attenersi al “metodo problema-soluzione” comporta che  l'attività inventiva venga definita in un modo che non è univocamente e facilmente interpretabile e, come tale,  non appare immediatamente alla portata del tecnico del ramo, a partire dallo stato della tecnica nel suo complesso. E' evidente, infatti, che una tale definizione presenta il rischio di un notevole di arbitrarietà. Qual'è lo stato della tecnica di riferimento, chi è il tecnico del ramo, cosa è immediatamente alla sua portata, sono domande a cui ognuno di noi potrebbe dare una risposta diversa , sempre in perfetta buona fede e con cognizione di causa.

Dato che la presenza di discrezionalità o arbitrarietà costituisce un problema che, nella formulazione delle legislazioni brevettuali,  si è posto sin dall'introduzione dei requisiti valutativi, svariati tentativi sono stati nel tempo adottati per cercare di rendere uniformi tali requisiti, anche allo scopo di  evitare di cadere nella tentazione di chi studia i fatti già conoscendo il risultato finale. Fra questi metodi, quello del “problema-soluzione” sta avendo oggi un notevole successo. Messo a punto dall'Ufficio Europeo dei Brevetti - che lo applica rigidamente alle domande e ai brevetti che tratta  - sta acquisendo sempre più importanza anche nei Tribunali italiani, dove viene spesso indicato nelle sentenze come l'unico modo per arrivare al risultato cercato. Alcuni quesiti peritali che vengono rivolti ai CC.TT.U. postulano esplicitamente il ricorso a tale metodo.

Per riassumerne brevemente il funzionamento, esso comprende le seguenti fasi: 1) si cerca, fra le anteriorità pertinenti, quella con il maggior grado di similarità con l’invenzione da valutare;  2) si vede quali siano le differenze; 3) si individua il problema che tali differenze potrebbe risolvere; 4) si vede se vi siano nella tecnica nota insegnamenti che il tecnico del ramo potrebbe considerare, e che riguardino proprio tali differenze 5) si verifica se il tecnico del ramo avrebbe potuto essere sollecitato a considerare tali insegnamenti e a combinarli con quella dell'anteriorità più simile.

Tale metodo è di facile applicazione e porta sicuramente a risultati utili. Due sono, però, le domande da porsi: 1) Porta sempre a una visione oggettiva? 2) E' corretto imporlo?  Si ritiene che la risposta a entrambe le domande sia no.

Nonostante quanto sopra indicato sia molto schematico e sembri condurre a risposte sempre oggettive, in realtà vi sono alcune fasi di tale metodologia che  possono ancora portare a risultati ambigui. Per esempio, la fase 3) è spesso oggetto di contesa fra i richiedenti e gli esaminatori europei. Spesso i problemi che gli Esaminatori mettono in luce sono fin troppo semplici, tanto che i richiedenti ne pongono altri, più complessi e talora più attinenti  con i risultati dell’invenzione in esame. Non vi è ragione perché ciascuno dei tre consulenti tecnici che agiscono durante una CTU non possa  rilevare l’importanza di un diverso problema tecnico. L'esperienza con gli esami dei bevetti europei insegna che, spesso, modificare il problema tecnico porta a una diversa valutazione del livello inventivo. E anche la definizione di “sollecitato”, (di cui  al punto 5) comporta spesso valutazioni divergenti, anche di molto, dato che le reazioni alle sollecitazioni dall'esterno variano da individuo a individuo in qualsiasi ambito professionale.

La percentuale di arbitrarietà è il primo dei fattori che dovrebbero mettere in guardia dall'imposizione del metodo. Un altro, importante, motivo è che, inserendo il metodo nel quesito peritale, si forza il tecnico a seguire una certa strada. Sarebbe come dire al medico che deve dare il proprio giudizio su una malattia raccomandando un'operazione. Dovrebbe essere il tecnico a valutare quale sia il metodo migliore per raggiungere una visione corretta su un problema tecnico. Appare, quest'imposizione, alquanto curiosa: da un lato, il giudice si mostra tanto competente tecnicamente, da dire quale sia il metodo migliore per ottenere il risultato ricercato. Dall'altro, si dichiara incapace a comprendere le questioni tecniche, tanto da chiedere una consulenza.

Purtroppo, passerà parecchio tempo prima che i giudici si rendano conto che, così facendo, entrano a gamba tesa in un settore che non appartiene loro (quello puramente metodologico, che è significativamente diverso, ovviamente, da quello della proprietà industriale). E' un peccato che, oramai, questo modo di fare sia divenuto preminente.

Una ultima massima della sentenza, così recita:”Riguardo alla conversione del brevetto in modello di utilità,  ex art. 76, co. 3 CPI, indipendentemente dall’adesione, per distinguere il modello di utilità dall’invenzione, alla teoria quantitativa (che attribuisce ai modelli una minore efficacia creativa) o, preferibilmente, a quella qualitativa (fondata sulla diversità ontologica delle due privative), in linea generale non può trovare giustificazione la previsione di una tutela monopolistica per una conformazione che, pur essendo nuova ed utile, non realizzi un progresso apprezzabile rispetto alla situazione preesistente della tecnica: invero l’art. 82 CPI richiede che l’efficacia e comodità di impiego conferita dal trovato sia “particolare”.

Questa massima appare invece ampiamente condivisibile.

Quando si parli di modelli di utilità, esistono due dottrine giuridiche; la quantitativa e la qualitativa. La quantitativa sostiene che un modello di utilità riguarda un'invenzione che abbia un livello inventivo più basso. La qualitativa ritiene che il modello si debba riferire all'effetto tecnico di una nuova forma di un oggetto di per sé noto.

In Italia la formulazione più aderente al dettato legislativo risulta essere  l'interpretazione qualitativa.  E  ben interpretato dalla sentenza sia il fatto che il requisito della maggiore utilità - conseguito dai modelli per poter essere validi - debba definirsi “particolare”. E' infatti necessario che dal modello emerga qualcosa di non automaticamente ipotizzabile (altrimenti non si giustificherebbe il premio del monopolio dato per il progresso che si mette a disposizione della collettività), che permetta di distinguere l'oggetto del modello dagli oggetti simili preesistenti.

 

Dr Francesco Paolo Vatti

FUMERO - Studio Consulenza Brevetti