Affitto di spazi commerciali per la vendita di prodotti contraffatti, Corte di Giustizia UE e recepimento della direttiva 2004/48

30 settembre 2016

La sentenza formulata il 7/07/16  dalla Corte di Giustizia UE (d’ora innanzi “Corte UE”) nel caso Delta Center (C-494/15),  consente al titolare dei diritti di proprietà industriale  di ottenere una ingiunzione nei confronti di un intermediario che affitti spazi commerciali, quando questi siano  utilizzati da terze parti per porre in vendita  merci contraffatte in violazione dei suddetti diritti.


Premessa normativa

I considerando n. 10 e 23 della nota Direttiva 2004/48 enunciano – tra l’altro -  quanto segue:

“(10) L’obiettivo della presente direttiva è di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri al fine di assicurare un livello elevato, equivalente ed omogeneo di protezione della proprietà intellettuale nel mercato interno.(Corsivo di Redazione CdR)

(23) (…) i titolari dei diritti dovrebbero avere la possibilità di richiedere un provvedimento inibitorio contro un intermediario i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare il diritto di proprietà industriale del titolare.(CdR) Le condizioni e modalità relative a tale provvedimento inibitorio dovrebbero essere stabilite dal diritto nazionale degli Stati membri”.

Mentre l’articolo 11 di tale Direttiva, nella terza frase, così recita: “Gli Stati membri assicurano che i titolari possano chiedere un provvedimento ingiuntivo nei confronti di intermediari i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, senza pregiudizio dell'articolo 8, paragrafo 3 della direttiva 2001/29/CE.”


Il caso

Trattasi della controversia legale tra 6 ricorrenti, produttori di capi di marca – tra i quali Lacoste SA e Burberry Ltd – e la soc. Delta Center a.s.  La Delta Center è locataria dell’area di mercato denominata «Pražská tržnice» (mercato di Praga). Essa concede in sublocazione a determinati commercianti i diversi punti vendita situati in tale area. I contratti di locazione conclusi con tali commercianti pongono a carico di questi ultimi l’obbligo di rispettare la disciplina cui sono soggette le loro attività. Peraltro, viene loro distribuito un foglio informativo redatto nelle lingue ceca e vietnamita, recante la menzione «Avvertimento ai venditori». Tale foglio informativo sottolinea che la vendita di merci contraffatte è vietata e può condurre alla risoluzione del contratto di locazione del punto vendita. (GdR)                                            

Le ricorrenti, avendo constatato che copie contraffatte di loro prodotti venivano vendute nel suddetto mercato di Praga, hanno adito il Městský soud v Praze (Corte municipale di Praga), chiedendogli segnatamente di ingiungere alla Delta Center, tra l’altro:

-di astenersi dalla conclusione o proroga di contratti di locazione di punti vendita in tale area di mercato con persone il comportamento è stato giudicato con decisione definitiva dalle autorità giudiziarie o amministrative come lesivo o potenzialmente lesivo dei diritti conferiti dai marchi menzionati nella domanda;

-di astenersi dalla conclusione o proroga di tali contratti qualora essi non contemplino né l’obbligo per il commerciante di astenersi dal violare i diritti di proprietà intellettuale delle ricorrenti né contengano la clausola secondo cui la Delta Center può risolvere il contratto in caso di violazione o rischio di violazione di tali diritti.

L’iter processuale nella repubblica Ceca, pur attivando tutti i gradi di giudizio, non aveva sorprendentemente raggiunto l’esito di potere dare seguito alle ingiunzioni richieste, in particolare per le difficoltà interpretative della Corte Suprema Ceca (CSC) nell’ applicazione della terza frase dell’art. 11 della citata Direttiva. Secondo la CSC - la sentenza  della Corte UE  del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474) sull’ analogo tema delle ingiunzioni, riguardava violazioni a diritti di proprietà intellettuale su uno spazio di mercato online. Si poneva la questione se detta interpretazione dovesse essere seguita anche qualora le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale abbiano avuto luogo invece sulla piazza fisica di un mercato, come appunto quello del Pražská tržnice.


La Sentenza

La Corte UE ha invece  fatto piena chiarezza al riguardo:

1) “L’articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «intermediari[o] i cui servizi sono utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale», ai sensi di detta disposizione, il locatario di un’area di mercato che concede in sublocazione i diversi punti vendita situati in tale area a commercianti, alcuni dei quali utilizzano il loro spazio per vendere merci contraffatte di prodotti di marca”.

2) “L’articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48 deve essere interpretato nel senso che i presupposti ai quali è subordinato il provvedimento ingiuntivo, ai sensi di detta disposizione, rivolto a un intermediario che fornisce un servizio di locazione di punti vendita in un’area di mercato, sono identici a quelli relativi ai provvedimenti ingiuntivi che possono essere rivolti agli intermediari su uno spazio commerciale online, enunciati dalla Corte nella sentenza del 12 luglio 2011, L’Oréal e a. (C‑324/09, EU:C:2011:474)”.

Con riferimento, inoltre,  ad una sua precedente sentenza, la Corte ha poi stabilito che  le modalità dei provvedimenti ingiuntivi che gli Stati membri devono prevedere ai sensi dell’articolo 11 - terza frase - devono essere stabilite dal diritto nazionale.


In Italia                    

L’attuazione della Direttiva 2004/48 è stata, come noto, recepita in Italia con il DLG n. 140 del 16/03/2006 che, all’art 2 (N1), così recita: “Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtù di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione. Pronunciando l'inibitoria, il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento”.

E anche il successivo art. 10 (N2) del DLG reitera tale possibilità di inibizione: “Il titolare di un diritto di utilizzazione economica può chiedere che sia disposta l'inibitoria di qualsiasi attività, ivi comprese quelle costituenti servizi prestati da intermediari, che costituisca violazione del diritto stesso secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari”.


Conclusioni 

Le implicazioni che ne conseguono possono essere rilevanti per tutti i locatori che affittano spazi commerciali, rendendo opportuno il ricorso a formulazioni di natura contrattuale che conferiscano loro maggiore tutela in relazione all’ eventuale  violazione dei diritti di proprietà perpetrabili da parte dei locatari. Ma tale sentenza della Corte UE sembra anche aprire uno spazio interpretativo ampio  per i giudici nazionali nella misura in cui dovessero essere chiamati a stabilire il significato da attribuire alla locuzione di “servizio idoneo ad essere utilizzato…,” di cui al punto 23 della sentenza in parola, che così’ recita: “Affinché un operatore economico possa essere qualificato come «intermediario», ai sensi di tali disposizioni (N3), occorre dimostrare che egli fornisce un servizio idoneo ad essere utilizzato da una o più altre persone per violare uno o più diritti di proprietà intellettuale, senza che sia necessario che egli intrattenga un particolare rapporto con questa o queste persone (v., in tal senso, sentenza del 27 marzo 2014, UPC Telekabel Wien, C‑314/12, EU:C:2014:192, punti 32 e 35)”. 

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(N1) Che modifica l’art 156 della L. 633/41

(N2) Che modifica l’art 163 della L. 633/41

(N3) L’articolo 11, terza frase, della direttiva 2004/48, al pari dell’articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/29 cui esso si riferisce.